Hoge Raad, 14-11-2003, AK4818, C02/133HR

14 november 2003

Eerste Kamer

Nr. C02/133HR

JMH/AT

Eiseres tot cassatie - verder te noemen: Flügel - heeft bij exploit van 26 oktober 2001 verweerster in cassatie - verder te noemen: W&S - in kort geding gedagvaard voor de president van de rechtbank te 's-Gravenhage en gevorderd bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad op de minuut en op alle dagen en uren:

1. W&S te bevelen elke inbreuk op de merkrechten, auteursrechten van Flügel en het onrechtmatig handelen bestaande uit het aanbieden van het Toppertje-flesje te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,-- per individueel product of, naar keuze van Flügel, voor elke dag dat W&S met de nakoming van dit gebod in gebreke blijft;

2. W&S te bevelen alle inbreukmakende producten te verwijderen en vernietigen, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,-- per overtreding of, naar keuze van Flügel, voor elke dag dat W&S met de nakoming van dit gebod in gebreke blijft,

3. W&S te bevelen door middel van een door een registeraccountant gecontroleerd en gecertificeerd overzicht aan de advocaat van Flügel opgave te doen van de klanten, aan wie het Toppertje-flesje is geleverd, alsmede - per klant - inzicht te verschaffen in de hoeveelheid geleverde Toppertje-flesjes, de door hen gehanteerde verkoopprijs en de gerealiseerde winst, dit alles op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,-- per dag dat W&S met de nakoming van dit gebod in gebreke blijft;

4. W&S te bevelen een door een registeraccountant gecontroleerd en gecertificeerd overzicht te verstrekken van de namen en adressen van alle bij de productie van het inbreukmakende product betrokken (rechts)personen, in het bijzonder de naam en het adres van de (rechts)personen die de inbreukmakende producten aan hen hebben geleverd of voor hen hebben geproduceerd;

5. W&S te veroordelen in de proceskosten van dit geding, waaronder de kosten van rechtsbijstand;

6. Flügel op basis van artikel 50 lid 6 van het TRIPS-verdrag een termijn te vergunnen van 12 maanden waarbinnen een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt.

W&S heeft de vorderingen bestreden.

De president heeft bij vonnis van 21 december 2001 het gevorderde afgewezen.

Tegen dit vonnis heeft Flügel hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage. W&S heeft voorwaardelijk incidenteel hoger beroep ingesteld.

Bij arrest van 28 maart 2002 heeft het hof voormeld vonnis van de president van de rechtbank bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

Tegen het arrest van het hof heeft Flügel beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

W&S heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor Flügel namens haar advocaat toegelicht door mr. B.A.A. Broesterhuizen-Swennenhuis, advocaat bij de Hoge Raad, en voor W&S door haar advocaat.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing.

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Flügel brengt een zogenaamde energy-drink op de markt, verpakt in een flesje (hierna ook: het Flügel-flesje) van 20 ml. De drank is (fel)rood van kleur en bevat onder meer wodka. Het flesje is transparant, waardoor de kleur van de drank goed zichtbaar is. Het flesje is voorzien van een (fel)geel gekleurde dop. De achtergrond van het etiket is zwart van kleur, terwijl het etiket is voorzien van een gele rand. De letters op het etiket zijn wit. De op het etiket afgebeelde figuur is uitgevoerd in felle kleuren (paars en oranje).

(ii) Flügel heeft het flesje op 16 november 2000 als vormmerk gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau voor de klassen 32 en 33 (alcoholhoudende dranken). In dit depot worden de kleuren roze, oranje, geel, wit en zwart vermeld. Flügel heeft een overeenkomstig vormmerk op 23 april 2001 onder nummer 759130 geregistreerd.

(iii) In januari 2001 heeft W&S een roodgekleurde energy-drink, bevattende wodka, in een flesje van 20 ml op de markt gebracht onder de naam "Surfertje". Dit flesje (hierna ook: het Surfertje-flesje) was voorzien van een zwart etiket met een gele rand, waarop witte letters en een figuur in felle kleuren (geel en roze).

(iv) Nadat de president van de rechtbank te 's-Gravenhage bij vonnis van 22 maart 2001 W&S had bevolen elke inbreuk op de merkrechten en auteursrechten van Flügel, bestaande uit het aanbieden van het Surfertje-flesje te staken en gestaakt te houden, heeft W&S de productie en het verhandelen van het Surfertje-flesje gestaakt.

(v) In mei 2001 heeft W&S andermaal een roodgekleurde energy-drink, bevattende wodka, in een flesje van 20 ml op de markt gebracht, ditmaal onder de naam "Toppertje". Dit flesje (hierna ook: het Toppertje-flesje) is voorzien van een geel etiket met zwarte rand, met daarop het woord "Toppertje" in rode letters en dezelfde figuur in dezelfde kleuren als die op het Surfertje-flesje stond afgebeeld.

(vi) Flügel heeft op 12 december 2001 bij het Benelux-Merkenbureau de kleuren rood en geel gedeponeerd voor waren in de klassen 32 (Bieren, minerale en gazeuse waren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken) en 33 (Alcoholhoudende dranken, uitgezonderd bieren).

3.2 In het onderhavige kort geding heeft Flügel gevorderd, samengevat weergegeven en voor zover in cassatie nog van belang, dat W&S zal worden bevolen elke inbreuk op de merkrechten van Flügel, bestaande uit het aanbieden van het Toppertje-flesje, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom, met nevenvorderingen.

De president heeft de vordering afgewezen bij vonnis van 21 december 2001. Het hof heeft dit vonnis bekrachtigd.

3.3 Onderdeel 1 richt zich met een aantal klachten tegen rov. 3 van het bestreden arrest, voor zover het hof het volgende heeft overwogen: "W&S heeft onbetwist gesteld dat haar product een rood wodkadrankje is dat nu eenmaal noodzakelijkerwijs de in het geding zijnde kleur rood heeft. Ter nadere toelichting heeft zij gesteld dat haar drankje een combinatie is van wodka met rode vruchten- (bessen- en/of kersen-) sap." Het onderdeel betoogt in de eerste plaats dat deze vaststelling van het hof niet berust op stellingen van W&S en dat Flügel heeft aangevoerd dat het drankje van W&S een combinatie is van wodka met energy-drink en dus niet een combinatie van wodka met vruchtensap. Bij de beoordeling van deze klachten moet worden vooropgesteld dat de vaststelling van hetgeen een partij heeft gesteld evenals de vaststelling of het gestelde door de wederpartij al dan niet is betwist, berust op een aan de rechter die over de feiten oordeelt voorbehouden uitleg van de stukken van het geding, die in cassatie slechts in beperkte mate voor toetsing vatbaar is. Voor zover de klachten veronderstellen dat het hof uit het oog heeft verloren dat het - ook - bij het drankje van W&S gaat om een energy-drink met wodka en niet om een combinatie van wodka met uitsluitend vruchtensap, missen zij feitelijke grondslag. Het hof heeft het met zijn weergave van de stelling van W&S kennelijk niet meer of anders tot uitdrukking gebracht dan dat het drankje van W&S zijn rode kleur dankt aan de toevoeging van rode vruchten- (bessen- en/of kersen-) sap. Voor zover het onderdeel de klacht inhoudt dat onbegrijpelijk is dat het hof die stelling van W&S als onbetwist heeft aangemerkt, mist het doel, reeds omdat namens Flügel bij pleidooi in hoger beroep, naar zij in cassatie zelf heeft aangevoerd, is gesteld dat W&S rode bessensap aan haar drankje toevoegt.

Het onderdeel richt zich voorts met een rechtsklacht en een motiveringsklacht tegen de overweging dat het hof het verweer van W&S aldus begrijpt dat "W&S stelt dat zij de rode kleur niet gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten (als merk) en er dus geen sprake is van de haar verweten inbreuk als bedoeld in artikel 13A, lid 1, onder a en b, BMW". Ook deze klacht stuit hierop af dat de uitleg van de stukken van het geding is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt. Dat het hof het verweer heeft opgevat in de zin zoals hiervoor is weergegeven en daarbij de in het onderdeel aangehaalde andersluidende stellingen van Flügel niet als onweersproken heeft aangemerkt, is gelet op het debat van partijen niet onbegrijpelijk.

3.8 Het hof heeft aannemelijk geacht dat meer soortgelijke (alcoholische) drankjes worden aangeboden in doorzichtige 20 ml-flesjes die soortgelijk zijn aan het Flügel-flesje. Voor zover onderdeel 6 deze vaststelling als onjuist bestrijdt, faalt het, aangezien deze vaststelling berust op een aan het hof voorbehouden waardering van omstandigheden van feitelijke aard, die niet onbegrijpelijk is. Voor zover het onderdeel tegen de vaststelling van het hof aanvoert dat die andere flesjes steeds inbreuk maken op het merk van Flügel en dat Flügel tegen deze merkinbreuk steeds optreedt, mist het evenzeer doel. Kennelijk en niet onbegrijpelijk heeft het hof deze stelling niet aannemelijk geoordeeld.

Uitgaande van deze vaststelling heeft het hof geoordeeld dat ook de vorm van het flesje geen onderscheidend bestanddeel is. Daarmee heeft het hof, op overeenkomstige wijze als ten aanzien van de kleur van het product, tot uitdrukking gebracht dat de vorm van het flesje niet een relevante omstandigheid is, waarmee bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden. In zoverre faalt het onderdeel op overeenkomstige gronden als het hiervoor in 3.7 behandelde onderdeel 5.

3.9 Kennelijk op grond van hetgeen het hof heeft overwogen omtrent de rode kleur van het drankje en de vorm van het flesje, is het hof tot de slotsom gekomen dat (slechts) het etiket en de dop onderscheidende bestanddelen zijn. Dienaangaande heeft het hof overwogen dat de totaalindruk die bij het publiek van het merk en Toppertje achterblijft, in het bijzonder wordt bepaald door de van elkaar afwijkende etiketten en dat de gelijkgekleurde doppen daarbij slechts een ondergeschikte rol vervullen. Nu deze etiketten duidelijke, direct opvallende verschillen vertonen, waarbij de volledig verschillende namen direct in het oog springen, is (ook) bij globale beoordeling geen sprake van reëel gevaar voor verwarring, aldus het hof.

Voor zover onderdeel 7 dit een en ander bestrijdt met een herhaling van het betoog dat ook de kleur en de vorm van de flesjes onderscheidende bestanddelen zijn, stuit het af op hetgeen hiervoor in 3.7 en 3.8 is overwogen.

Voor zover het onderdeel klaagt dat het hof een aantal andere elementen waarop Flügel zich had beroepen, waaronder de kleurencombinatie rood/fluorescerend geel, niet in zijn beschouwingen heeft betrokken, kan het, ook voor zover het feitelijke grondslag heeft, niet tot cassatie leiden. In de overwegingen van het hof ligt besloten dat het hof deze elementen niet voldoende heeft geacht om tot een andere zienswijze met betrekking tot het verwarringsgevaar te komen. Dit oordeel, dat berust op een aan het hof voorbehouden waardering van omstandigheden van feitelijke aard, behoeft om begrijpelijk te zijn niet te steunen op uitdrukkelijke bespreking van alle door Flügel genoemde elementen.

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Flügel in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van W&S begroot op € 301,34 aan verschotten en € 1.365,-- voor salaris.