Parket bij de Hoge Raad, 08-09-2006, AV3384, C05/071HR

Conclusie inzake:

tegen

1. Inleiding

1.1. G-Star acht zich aangetast in haar merkrechten en auteursrecht op haar spijkerbroek 'Elwood' door Benetton, die een te sterk op de Elwood lijkende broek op de markt zou hebben gebracht. De Elwood heeft de volgende kenmerken: schuine stiksels van heuphoogte naar kruisnaad, kniestukken, inzetstuk zitvlak, horizontaal stiksel op kniehoogte op achterpand, band op achterpand aan onderkant van broekspijp van contrasterende kleur of van ander stofmateriaal. G-Star heeft het kniestuk van de Elwood later afzonderlijk als vormmerk gedeponeerd, en ook daarvoor roept zij bescherming in.

1.3. In cassatie stelt Benetton een veelheid van auteursrechtelijke en merkenrechtelijke vragen aan de orde, voorafgegaan door een middel over de vraag of de Nederlandse rechter wel bevoegd is.

1.4. Van de dertien cassatiemiddelen slaagt m.i. middel V, over 's hofs beoordeling van de uitsluiting door art. 1, tweede lid Benelux-Merkenwet van bescherming van vormen als in G-Stars vormmerken vervat. In het verlengde daarvan slaagt dan ook middel XII.

2. Feiten

2.1. In cassatie kan worden uitgegaan van de feiten, feiten zoals die zijn vastgesteld door de rechtbank in rov. 1 onder a en onder c-h van haar vonnis van 6 maart 2002, waarvan ook het hof is uitgegaan.(1) Hieraan ontleen ik het volgende.

2.2. G-Star is een Nederlandse onderneming die kleding (in het bijzonder jeans) van het gelijknamige merk ontwerpt, vervaardigt en verhandelt.

2.3. Benetton is een Italiaanse onderneming die zich bezighoudt met het drijven van textielhandelsondernemingen. In Nederland geschiedt de verkoop van haar producten via franchisenemers.(2)

2.4. Tot de collectie van G-Star behoort onder meer een broek van het model 'Elwood', die in de periode augustus-oktober 1995 in opdracht van G-Star is ontworpen en in maart 1996 op de beurzen in Keulen en Parijs aan het publiek is vertoond. De Elwood is door G-Star onder meer in de Benelux verkocht.

2.5. Bij akte van 20 december 1995 hebben de ontwerper van de Elwood, P. Morissey en zijn besloten vennootschap Depeche Hommes BV te Maastricht, het auteursrecht op de Elwood, voor zover nodig, overgedragen aan G-Star, die deze overdracht heeft aanvaard.

2.6. G-Star is merkhouder van de Benelux vormmerken met registratienummer 624.182, ingeschreven op 7 augustus 1997 en met registratienummer 951.056, ingeschreven op 24 november 1999.

2.7. Het vormmerk onder 624182 is op 7 augustus 1997 ingeschreven voor waren in klasse 25 (kleding). Als onderscheidende elementen vermeldt het depot: 'bescherming wordt ingeroepen voor onderscheidende schuine stiksels van heuphoogte naar kruisnaad, kniestukken, inzetstuk zitvlak, horizontaal stiksel op kniehoogte op achterpand, band op achterpand aan onderkant van broekspijp van contrasterende kleur of van ander stofmateriaal, het voorgaande in een combinatie gebruikt.' Bij het depot is een tekening gevoegd van de voor- en achterzijde van een broek waarop deze elementen te zien zijn.

2.8. Het vormmerk onder 951.056 is op 24 november 1999 ingeschreven in klasse 25 voor spijkerbroeken en andere broeken, gemaakt van stof. Op het formulier zijn delen van de voor- en zijkant van een broek afgebeeld en de beschrijving luidt: 'naden, stiksels en inkepingen van het kniestuk van de broek; het kniestuk bolt enigszins; andere dan de vooromschreven bestanddelen maken geen deel uit van het merk; afbeelding 1 is het vooraanzicht van de broek afbeelding 2 het zij-aanzicht van het kniestuk.'

2.9. In de zomer van 1999 is door Benetton via haar distributeur een broek op de markt gebracht met onder meer een ovaal kniestuk en twee schuine stiksels van heuphoogte naar kruishoogte (hierna: de Benetton-broek). In januari 2000 heeft G-Star aan Benetton en een aantal van haar filialen meegedeeld dat de Benetton-broek naar haar mening inbreuk maakte op haar auteurs- en merkrechten. G-Star heeft Benetton en deze filiaalhouders gesommeerd om de verhandeling ervan te staken. De Benetton-broek is door Benetton in de Benelux op 18 februari 2000 uit de handel genomen.

3. Procesverloop

3.1. Na daartoe verkregen verlof heeft G-Star Benetton op 25 mei 2000 op verkorte termijn gedagvaard voor de rechtbank te Amsterdam. Voor zover in cassatie van belang vorderde G-Star - verkort weergegeven - een verklaring voor recht dat Benetton inbreuk maakt op haar auteurs- en merkrecht op de Elwood en staking van dit inbreukmakend handelen. Daarnaast vorderde zij schadevergoeding.

3.2. Benetton heeft de vordering van G-Star bestreden en in reconventie een vordering tot nietigverklaring van G-Stars beide vormmerken ingesteld. Op haar beurt heeft G-Star de reconventionele vordering tegengesproken.

3.3. In haar vonnis van 6 maart 2002 wees de rechtbank de op het merkenrecht gebaseerde vorderingen van G-Star en de reconventionele vordering van Benetton af. Zij wees G-Stars op auteursrecht gebaseerde vordering toe.

3.4. Benetton ging in hoger beroep. G-Star heeft incidenteel hoger beroep ingesteld, welk beroep zich richtte tegen de afwijzing van haar op het merkenrecht gebaseerde vorderingen.

3.5. Het hof verwierp in zijn arrest van 25 november 2004 Benettons hoger beroep.(3) G-Stars incidentele beroep had wél succes, omdat het hof anders dan de rechtbank aannam dat er sprake is van een inbreuk op G-Stars merkrecht. 's Hofs oordeel, dat bij de bespreking van de cassatiemiddelen nog uitvoerig aan bod zal komen, kan als volgt worden samengevat.

3.6. Een product dat enkele van de vijf elementen van het vormmerk van de Elwood overneemt, kan inbreuk maken op dit vormmerk omdat door de overeenstemmende totaalindruk verwarring zou kunnen worden gewekt (rov. 4.6). Zowel de broek als het kniestuk bezitten volgens het hof voldoende onderscheidend vermogen als vormmerk, zodat Benettons vorderingen tot nietigverklaring van deze merken moeten worden afgewezen. Dit wordt volgens het hof niet anders doordat het Europees Merkenbureau (OHIM) inschrijving van de broek als vormmerk zou hebben geweigerd, omdat de reden van die weigering niet vaststaat (rov. 4.10-4.17).

3.7. Ook Benettons verweer dat het publiek de Elwood louter aanschaft vanwege haar fraaiheid en vormgeving, zodat de gedeponeerde vormen de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden en niet als merk kunnen worden beschouwd, wordt verworpen. Onder meer gelet op de intensieve reclamecampagnes die door G-Star zijn gevoerd om de Elwood met haar specifieke kenmerken bekendheid te geven, gaat het hof ervan uit dat de populariteit ervan voor een groot deel is terug te voeren op de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van het merk, niet de aantrekkelijkheid van de vorm (rov. 4.19-4.22).

3.8. Van een merkdepot te kwader trouw van het vormmerk kniestuk eind 1999 door G-Star in verband met voorgebruik door derden acht het hof geen sprake. Benettons voorgebruik in de zomer van 1999 is na het depot van het vormmerk broek in 1997 immers niet te goeder trouw. Bovendien ziet het hof het depot in 1999 veeleer als een nadere uitwerking van de reeds in 1997 gevestigde rechten, en niet als een poging om het gebruik van dergelijke kniestukken met terugwerkende kracht te verbieden (rov. 4.23-4.27).

3.9. Het hof is van oordeel dat er inbreuk is gemaakt op de vormmerken kniestuk en broek. Er is van een zodanige gelijkenis sprake tussen de Benetton-broek (en het kniestuk) en de Elwood (en het kniestuk) dat het publiek ze met elkaar zou kunnen verwarren en zich in de herkomst van de waren zou kunnen vergissen, zelfs als waar zou zijn dat de Benetton-broek alleen in Benettonwinkels zou worden verkocht (rov. 4.30-4.32).

3.10. Met de rechtbank oordeelt het hof dat cumulatie van een merken- en auteursrechtelijke vordering is toegestaan (rov. 4.33-4.34). Eveneens neemt het hof aan dat de Elwood een auteursrechtelijk beschermd werk is: de combinatie van de verschillende op zichzelf voor spijkerbroeken en kleding niet ongewone elementen levert een origineel product op, die getuigt van een creatieve prestatie van de ontwerper. De Benetton-broek vertoont in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Elwood dat zij volgens het hof niet als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt; er is sprake van nabootsing op karakteristieke onderdelen (rov. 4.35-4.37).

3.11. Het hof kwam tot de volgende slotsom (rov. 5):

'In het principaal appèl slaagt van de grieven van Benetton alleen grief 1 ten dele en falen zij voor het overige. De incidentele grieven van G-Star slagen allemaal. Dit betekent dat het vonnis van de rechtbank deels zal worden bekrachtigd en deels zal warden vernietigd en het hof, in zoverre, opnieuw zal rechtdoen. De vorderingen van G-Star, voor zover gebaseerd op het merkenrecht, zullen alsnog volledig worden toegewezen. Ook zullen, nu het beroep op de merkrechten alsnog wordt gehonoreerd, de door de rechtbank uitgesproken veroordelingen, betrekking hebbend op de Benelux, in stand worden gelaten. Benetton zal als de in het ongelijk gestelde partij zowel de kosten van het principaal als van het incidenteel appèl dienen te dragen.'

3.12. Bij dagvaarding van 24 februari 2005 heeft Benetton beroep in cassatie ingesteld tegen het arrest van 25 november 2004. G-Star heeft het beroep bestreden. Partijen hebben hun standpunt schriftelijk doen toelichten, waarna zij nog hebben gerepliceerd onderscheidenlijk gedupliceerd.

4. Bespreking van de 13 middelen

4.1. Middel I komt op tegen rov. 4.2, waarin het hof aanneemt dat de rechtbank te Amsterdam en daarmee het hof te Amsterdam bevoegd zijn én aanneemt dat Benetton in Nederland inbreukmakende handelingen heeft gepleegd. Het middel voert hiertoe aan dat het hof, in afwijking van de rechtbank, in rov. 3.2 heeft vastgesteld dat Benetton geen textielhandelsondernemingen in Nederland drijft, maar haar producten in Nederland via franchisenemers verkoopt. Voorts zegt Benetton in feitelijke instanties te hebben bestreden zelf in Nederland actief te zijn. Nu Benetton in Italië is gevestigd, zou de Nederlandse rechter slechts bevoegd zijn wanneer door haar inbreuk in Nederland zou zijn gepleegd.

4.2. Het hof overwoog ten deze:

'4.2. Alvorens het hof tot een inhoudelijke behandeling van het onderhavige geschil kan overgaan, dient het op grond van artikel 37 Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) ambtshalve vast te stellen of de rechtbank te Amsterdam bevoegd was kennis te nemen van de op de BMW gebaseerde vorderingen van G-Star. Aangezien Benetton niet in de Benelux is gevestigd, wordt de bevoegdheid bepaald door de plaats waar de inbreuk is gepleegd. Vaststaat dat Benetton de litigieuze broek op de Nederlandse markt heeft laten brengen en niet heeft betwist dat de broek ook binnen het arrondissement Amsterdam is gedistribueerd en verhandeld. De rechtbank te Amsterdam was derhalve bevoegd om van de onderhavige vorderingen kennis te nemen. Nu de rechtbank binnen het ressort van het hof is gelegen, stelt het hof vast dat het in deze zaak bevoegd is.'

4.5. Middel II komt op tegen rov. 4.7 en 4.8, waarin het hof overweegt dat het onderscheidend vermogen van een merk beoordeeld dient te worden naar het moment dat de bescherming van het merk wordt ingeroepen. Kort gezegd voert het middel tegen dit oordeel aan dat een merk ook op het moment van depot voldoende onderscheidend vermogen moet hebben en niet later, alsnog, door 'inburgering' tot een geldig merk kan uitgroeien. Het middel wijst erop dat in de Benelux Merkenwet (BMW) geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid die art. 3 lid 3 Merkenrichtlijn(5) biedt om te bepalen dat inschrijving als merk ook mogelijk is als het na de aanvraag onderscheidend vermogen heeft gekregen. In dat verband wijst Benetton op het Campina- (of Biomild-)arrest van het Benelux Gerechtshof.(6)

4.7. Het hof overweegt het volgende (cursivering in rov. 4.9 en 4.12 toegevoegd):

'4.7. Benetton komt met haar grief 2 op tegen het oordeel van de rechtbank dat zowel het vormmerk broek als het vormmerk kniestuk van G-Star onderscheidend vermogen heeft. Benetton voert aan dat de beide vormmerken van G-Star noch 'van huis uit' noch door het gebruik ervan onderscheidend vermogen hebben verkregen en dus nietig zijn. Daarbij stelt Benetton zich op het standpunt dat het onderscheidende vermogen van de beide vormmerken moet worden beoordeeld op het tijdstip waarop de merken zijn gedeponeerd. Voorts zou de rechtbank de sinds de inwerkingtreding van de Harmonisatierichtlijn (de Eerste Europese Richtlijn van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten van de EG, Pb. EG 1989, L 40/1) ontwikkelde Europese normen voor het toetsen van merken niet in acht hebben genomen.

4.8. Het onderscheidend vermogen dient te worden beoordeeld op het moment dat bescherming van het merk wordt ingeroepen en niet naar de situatie ten tijde van het depot van het merk.

4.9. Naar het oordeel van het hof is bij beide vormmerken sprake van een onderscheidend vermogen dat reeds 'van huis uit' aanwezig is. Het hof overweegt hiertoe het volgende.

4.11. Benetton heeft voorts gesteld dat de Elwood een resultaat is van de ontwikkelingen in de mode medio jaren '90 en meer specifiek dat in de Elwood vormgevingselementen zijn overgenomen van werk- en motorsportkleding, zoals de kniestukken en liesnaden. Om die reden zouden de merken onderscheidend vermogen ontberen.

4.12. Het hof volgt Benetton hierin niet. Voldoende is vast komen te staan dat G-Star met de Elwood, juist door het gebruik van de combinatie van de onderhavige vijf vormgevingselementen zoals het ingezette bollende kniestuk en de horizontale en diagonale stiksels die op in het oog springende originele plaatsen in de broek zijn aangebracht, in 1996 een voor die tijd uniek karakteristiek type spijkerbroek - sterk afwijkend van andere spijkerbroeken - op de markt van vrijetijdskleding heeft gebracht. Dat daarbij gebruik is gemaakt van enkele kenmerken van werk- en motorsportkleding doet daaraan niet af, niet alleen omdat die kenmerken, met name de bolling van het kniestuk en de liesnaad, bij die (meestal nauwe leren) broeken louter functioneel en dus gebruiksgerelateerd waren maar vooral omdat het onderscheidend vermogen van het merk van G-Star wordt gevormd door de (originele en onderscheidende) combinatie van de diverse kenmerken. Aan dat onderscheidend vermogen staat niet in de weg dat een of meer kenmerken als zodanig niet origineel zijn. In januari 2000 toen G-Star de bescherming van haar vormmerk jegens Benetton inriep, had de Elwood nog niet aan onderscheidend vermogen ingeboet. Het vormmerk broek kan derhalve dienen om de Elwood als afkomstig van G-Star te onderscheiden.'

4.8. Met name uit rov. 4.12 blijkt overduidelijk dat het hof ook de vraag onder ogen heeft gezien of de merken (ook) ten tijde van het depot onderscheidend vermogen hadden. Hoewel rov. 4.8 licht een andere indruk zou kunnen wekken, is het hof wel degelijk uitgegaan van het door het middel voorgestane criterium. Bij beschouwing van de rovv. 4.7-4.12 in hun geheel kan daar m.i. redelijkerwijs geen misverstand over bestaan. Daarbij moet bedacht worden dat het hof hier niet alleen oordeelde over Benettons beroep op de nietigheid van het merkdepot, maar ook over G-Stars stelling dat er (in 1999) sprake was van inbreuk op haar vormmerken.(8) Bij die laatste vraag is inderdaad de actuele situatie ten tijde van de vermeende inbreuk van belang.(9) Kennelijk heeft het hof dat met de - niet geheel gelukkig gekozen - bewoordingen van rov. 4.8 willen uitdrukken.

4.9. Ook middel II kan dus niet tot cassatie leiden.

4.10. In Middel III klaagt Benetton erover dat haar verweer dat het merk van G-Star door het Gemeenschapsmerkenbureau is geweigerd zonder nader onderzoek is verworpen. Het hof overwoog:

'4.14. Het verweer van Benetton dat het onderhavige vormmerk broek door het Europees Merkenbureau (OHIM) te Alicante zou zijn geweigerd vanwege het ontbreken van onderscheidend vermogen doet aan het vorenoverwogene niet af. In de door Benetton in eerste aanleg ten pleidooie overgelegde productie 4 is de reden van een dergelijke weigering niet terug te vinden. In casu is niet de beoordeling van het onderhavige merk als zogenaamd Gemeenschapsmerk aan de orde, maar enkel als individueel merk in de zin van de BMW.'

4.11. Benetton betoogt dat voor de geldigheid van Gemeenschapsmerken dezelfde eisen gelden als voor Beneluxmerken. Juist omdat de BMW een aantal extra eisen stelt aan een merk, kan een teken dat als Gemeenschapsmerk is geweigerd, behoudens een hier niet aan de orde zijnde uitzondering, zeker geen geldig Beneluxmerk zijn.

4.13. Middel IV klaagt erover dat het hof in rov. 4.17 Benettons vordering tot nietigverklaring van de merkdepots afwijst, omdat de merken - anders dan Benetton betoogd had - onderscheidend vermogen hebben. Aldus heeft het hof volgens Benetton miskend dat zij ook op art. 1, tweede lid BMW (wezenlijke waarde van de waar) en art. 4 sub 6 (depot te kwader trouw) een beroep heeft gedaan.

4.14. Het middel gaat uit van een verkeerde lezing van de aangevallen rov. 4.17, door die te abstraheren van de context van het arrest. Anders dan Benetton stelt, wijst het hof hier niet Benettons vordering tot nietigverklaring in haar geheel af. Weliswaar oordeelt het hof inderdaad met zoveel woorden dat de vordering tot nietigverklaring moet worden afgewezen, maar uit de plaats waar het hof dit overweegt - rov. 4.17 sluit de overwegingen met betrekking tot het onderscheidend vermogen van de vormmerken af - wordt duidelijk dat het hof alleen deze grond voor de nietigverklaring van de hand wijst. Dit blijkt ook uit de slotzin van rov. 4.17, die duidelijk maakt dat het hof niets meer en niets minder heeft gedaan dan het beoordelen (en verwerpen) van Benettons grief 2. Dat het hof in rov. 4.17 niet de gehele vordering van Benetton heeft bedoeld af te wijzen, blijkt voorts overduidelijk uit de rovv. 4.19-4.27, waarin het hof de andere door Benetton voor nietigverklaring aangedragen gronden beoordeelt, te weten de wezenlijke waarde van de waar en het depot te kwader trouw. Ook de door het hof gebruikte 'tussenkopjes' maken duidelijk dat het hof in rov. 4.17 uitsluitend het oog had op het onderscheidend vermogen van de vormmerken en daarna nog de andere kwesties bespreekt. Middel IV mist dan ook feitelijke grondslag.

4.15. Middel V heeft betrekking op Benettons betoog dat de gedeponeerde vormen de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden en daarom niet als merk kunnen worden erkend. Het hof verwerpt dit betoog in de rovv. 4.19-4.23:

4.20. De grief heeft geen succes. Het hof overweegt daartoe het volgende.

4.21. In artikel 1 lid 2 BMW is bepaald dat vormen niet als merken kunnen worden beschouwd, die 1) door de aard van de waar worden bepaald, 2) de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of 3) die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren. Het geschil spitst zich in deze zaak alleen toe op uitsluitingsgrond sub 2. In de Harmonisatierichtlijn is deze uitsluitingsgrond nog scherper geformuleerd in artikel 3 lid 1 sub e, derde liggend streepje, te weten: "tekens die uitsluitend bestaan uit: (onderstreping door hof) (...) de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;". Naar vaste rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof is deze uitsluiting alleen dan van toepassing wanneer de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen. Hierbij is het moment dat bescherming van het merk wordt ingeroepen bepalend en niet de situatie ten tijde van het depot.

4.22. De rechtbank heeft het beroep van Benetton op artikel 1 lid 2 sub 2 BMW afgewezen op de grond dat door Benetton onvoldoende is betwist dat de Elwood een groot verkoopsucces is, dat zij intensieve reclamecampagnes heeft gevoerd om de Elwood met haar specifieke kenmerken als een product van G-Star bekendheid te geven en dat zij steeds tegen inbreuken is opgetreden en dat daarom de populariteit van de Elwood voor een groot deel is terug te voeren (niet op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm maar) op de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van het merk. Het hof acht dit oordeel juist, waarvoor temeer reden bestaat nu G-Star in haar memorie van antwoord, gestaafd met producties, op overtuigende wijze heeft aangetoond dat zij ten aanzien van de bekendheid van de vormmerken uitgebreid reclame heeft gevoerd en dat zij daarin met kracht de aandacht heeft gevestigd op de vijf onderscheidende elementen van de broek en op het kniestuk. Deze gegevens zijn door Benetton ter gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep niet meer betwist.'

4.17. Ik acht middel V grotendeels gegrond. Daartoe plaats ik eerst enige inleidende opmerkingen (nrs. 4.18-4.30), waarna ik in nr. 4.31 e.v. op het middel terugkom.

4.18. Aan de orde is de uitleg en toepassing van art. 1, tweede lid Benelux-Merkenwet. Ten tijde van de inleidende dagvaarding (25 mei 2000), tot 1 januari 2004 luidde deze bepaling:

'Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd vormen, die door de aard van de waar worden bepaald, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren.'

Die tekst was overeenkomstig de oertekst van 1971. Bij het Protocol van 2 december 1992 Trb. 1993, 12, BIE 1993, p. 197, dat op 1 januari 1996 in werking trad en dat (mede) was bedoeld ter implementatie van Merkenrichtlijn 89/104/EEG(10) - die overigens al per 1 januari 2003 haar beslag had moeten krijgen - was deze bepaling van art. 1, tweede lid BMW ongewijzigd gebleven, hoewel de formulering van de corresponderende bepaling in de Richtlijn anders is:

Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

4.19. Het hof heeft kennelijk - en terecht - willen uitgaan van een door de Richtlijn 89/104/EEG beheerst Benelux-recht. 'Kennelijk' omdat het hof in rov. 4.21 expliciet aan de Richtlijntekst refereert.(12) En terecht, omdat ten tijde van de inleidende dagvaarding (25 mei 2000) het Protocol van 1992 ter implementatie van de richtlijn al vier jaar van kracht was, waaraan de niet-volkomenheid van de implementatie, ook ten aanzien van art. 1, tweede lid BMW, niet afdoet. Over de betekenis in dit verband van het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 2 oktober 2000, nr. A 98/3 (Haacht/GSB) kom ik in nr. 4.29 nog te spreken.

4.22. Het is deze (gedateerde) rechtspraak van Beneluxbodem die in onze zaak G-Star/Benetton het hof ertoe heeft gebracht om in rov. 4.21 te overwegen:

'(...) Naar vaste rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof is deze uitsluiting alleen dan van toepassing wanneer de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen. Hierbij is het moment dat bescherming van het merk wordt ingeroepen bepalend en niet de situatie ten tijde van het depot.'

En om vervolgens, toetsend aan dat criterium, te oordelen (nu cursiveringen toegevoegd):

4.22. De rechtbank heeft het beroep van Benetton op artikel 1 lid 2 sub 2 BMW afgewezen op de grond dat door Benetton onvoldoende is betwist dat de Elwood een groot verkoopsucces is, dat zij intensieve reclamecampagnes heeft gevoerd om de Elwood met haar specifieke kenmerken als een product van G-Star bekendheid te geven en dat zij steeds tegen inbreuken is opgetreden en dat daarom de populariteit van de Elwood voor een groot deel is terug te voeren (niet op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm maar) op de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van het merk. Het hof acht dit oordeel juist, waarvoor temeer reden bestaat nu G-Star in haar memorie van antwoord, gestaafd met producties, op overtuigende wijze heeft aangetoond dat zij ten aanzien van de bekendheid van de vormmerken uitgebreid reclame heeft gevoerd en dat zij daarin met kracht de aandacht heeft gevestigd op de vijf onderscheidende elementen van de broek en op het kniestuk. Deze gegevens zijn door Benetton ter gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep niet meer betwist.'

4.23. Het is de vraag of het Amsterdamse hof - anders dan het zei te willen doen - hier een juiste opvatting weergeeft over de zijns inziens 'vaste rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof'. Voor zover het Amsterdamse hof van oordeel zou zijn bij dat een ingevolge artikel 1, tweede lid BMW uitgesloten vorm dankzij (via reclame en daarmee gepaard gaande bekendheid) verkregen inburgering/wervingskracht, de aldus - ten tijde van het moment dat bescherming van het merk wordt ingeroepen - verkregen wervingskracht de overhand zou krijgen boven de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm, waardoor de vorm alsnog beschermbaar zou blijken, strookt dat m.i. niet met de volgende overwegingen uit het Adidas-arrest van 1985 van het BenGH:

uitmondend in het dictum:

'100. IV.b. De vraag of vormen die, in de zin van art. 1 tweede lid BMW, de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden, na depot toch tot individueel merk kunnen evolueren ingevolge inburgering, moet ontkennend worden beantwoord.'

Aan het Amsterdamse hof kan evenwel worden toegegeven dat in latere rechtspraak van het BenGH het bovenstaande niet meer herhaald is, terwijl het BenGH in rov. 16 van het Burberrys-I-arrest van 1989 overwoog:

'16. O. dat uit het voorgaande volgt dat de vragen A en B ontkennend moeten worden beantwoord en dat op vraag C moet worden geantwoord dat de onderscheidende vorm van een waar alleen dan wegens het beïnvloeden van de wezenlijke waarde van de waar niet als merk kan worden beschouwd, indien de waar van dien aard is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen, waarbij overigens de invloed op de marktwaarde die niet valt terug te voeren op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm, maar op de met zijn bekendheid als onderscheidingsteken samenhangende wervingskracht, buiten beschouwing moet blijven'.

Hierbij is het door mij gecursiveerde - aan het Wokkels-arrest van de Hoge Raad van 1983 ontleende, maar in het Adidas-arrest niet voorkomende - zinsdeel minst genomen vatbaar voor het wekken van misverstand, omdat 'de met zijn bekendheid als onderscheidingsteken samenhangende wervingskracht' van een vorm naar zijn aard geen onveranderlijke, maar naar tijd en plaats voor evolutie vatbare factor is.(14)

Behoudens inburgering? Dat kan wél bij de weigeringsgronden onder b, c en d van lid 1 van art. 3, maar niet bij de andere weigeringsgronden, met name ook niet die onder de hier relevante categorie e. Dit blijkt uit art. 3 lid 3 van de Richtlijn:

'3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving.'

De lidstaten kunnen een beroep op rechtverkrijging door inburgering als onderscheidingsteken vóór de depotdatum (eerste volzin) of ná de depotdatum (tweede volzin), dus niét toelaten voor - onder meer - tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft: de nietigheidsgrond waar het in middel V in de zaak G-Star/Benetton om gaat.

4.25. Dit is ook logisch tegen de achtergrond van de uitsluitingsbepaling van artikel 3 lid 1 sub e. Over de ratio van die uitsluiting valt geen gezaghebbender bron te citeren dan het HvJEG zelf, in zijn arrest van 18 juni 2002 in de zaak Philips/Remington(15). Weliswaar ging het in het dispuut tussen deze scheerapparatenfabrikanten om de deelgrond van art. 3 lid 1 sub e, tweede streepje: 'de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen', maar dat weerhield het Hof er niet van om zich uit te laten over de gronden art. 3 lid 1 sub e in het algemeen, dus óók 'de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft'.

4.26. Uit het arrest citeer ik de volgende, m.i. voor zichzelf sprekende overwegingen. Daarin heb ik - ook met het oog op het vervolg van deze conclusie - gemakshalve toch enige cursiveringen aangebracht:

4.30. Nu, zoals in nr. 4.28 gezegd, de tekst van art. 1, tweede lid BMW allerminst uitsluit om de bepaling conform artikel 3 van de Richtlijn uit te leggen, zoals uitgelegd door het HvJEG in onder meer(19) diens arrest van 18 juni 2002 (Philips/Remington), dient daarvoor hetzelfde te gelden. Een zodanige uitleg van het Benelux-recht vloeit voort uit het arrest Haacht/GSB van het Benelux-Gerechtshof, zodat er sprake is van een 'acte éclairé' en prejudiciële vragen hierover aan het BenGH niet nodig zijn.

'(...) het in aanmerking komend publiek de Elwood louter aanschaft vanwege haar fraaiheid en vormgeving, zodat de gedeponeerde vormen derhalve de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden. Op basis van voormelde uitsluitingsgrond kan derhalve noch de Elwood noch het kniestuk van de Elwood als merk worden beschouwd, aldus Benetton.'

in rov. 4.20-4.22 Benettons beroep op art. 1, tweede lid te verwerpen met als motivering in rov. 4.21:

'(...) In de Harmonisatierichtlijn is deze uitsluitingsgrond nog scherper geformuleerd in artikel 3 lid 1 sub e, derde liggend streepje, te weten: "tekens die uitsluitend bestaan uit: (onderstreping door hof) (...) de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;". Naar vaste rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof is deze uitsluiting alleen dan van toepassing wanneer de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen. Hierbij is het moment dat bescherming van het merk wordt ingeroepen bepalend en niet de situatie ten tijde van het depot.

en in rov. 4.22:

'4.22. De rechtbank heeft het beroep van Benetton op artikel 1 lid 2 sub 2 BMW afgewezen op de grond dat door Benetton onvoldoende is betwist dat de Elwood een groot verkoopsucces is, dat zij intensieve reclamecampagnes heeft gevoerd om de Elwood met haar specifieke kenmerken als een product van G-Star bekendheid te geven en dat zij steeds tegen inbreuken is opgetreden en dat daarom de populariteit van de Elwood voor een groot deel is terug te voeren (niet op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm maar) op de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van het merk. Het hof acht dit oordeel juist, waarvoor temeer reden bestaat nu G-Star in haar memorie van antwoord, gestaafd met producties, op overtuigende wijze heeft aangetoond dat zij ten aanzien van de bekendheid van de vormmerken uitgebreid reclame heeft gevoerd en dat zij daarin met kracht de aandacht heeft gevestigd op de vijf onderscheidende elementen van de broek en op het kniestuk. Deze gegevens zijn door Benetton ter gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep niet meer betwist.'

is hof hetzij uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting omtrent de mogelijkheid om een door art. 1, tweede lid BMW van bescherming uitgesloten vorm door het ervan gemaakte gebruik tóch voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking te laten komen, hetzij heeft het met zijn oordeel onvoldoende inzicht gegeven in zijn gedachtegang.

4.33. In het eerste geval is het hof uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting omtrent de blijkens rov. 57 van het Philips/Remington-arrest nu juist niét bestaande mogelijkheid om een door art. 1, tweede lid BMW (= art. 3 lid 1 onder e MRl.) van bescherming uitgesloten vorm, door het (vóór of na de inschrijvingdatum) ervan gemaakte gebruik tóch voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking te laten komen.

4.36. Voor zover het middel onder (ii) betoogt dat daarom zonder nadere motivering onbegrijpelijk is dat het hof vervolgens niet op basis van het in rov. 4.21 geformuleerde criterium tot de conclusie komt dat art. 1, tweede lid BMW van toepassing is, bouwt het geheel voort op onderdeel (i), en deelt het het lot daarvan.

4.38. De klacht onder (iii) van middel V gaat specifiek over het oordeel van het hof in rov. 4.21 (laatste volzin) dat het tijdstip waarop moet worden beoordeeld of de vorm de wezenlijke waarde van de waar bepaalt, het moment is dat de bescherming wordt ingeroepen en niet de situatie ten tijde van het depot. Het lot van deze klacht acht ik geheel verbonden met klacht (i) van het middel; ik meen dat ik daarop bij de bespreking van klacht (i) genoegzaam ben ingegaan.

4.39. In Middel VI klaagt Benetton erover dat het hof in rov. 4.22 (slot) overweegt dat zij niet meer heeft betwist dat G-Star ten aanzien van de bekendheid van de vormmerken een uitgebreide reclamecampagne heeft gevoerd, en dat het hof in rov. 4.31 heeft overwogen dat het aan de promotionele activiteiten van G-Star te danken is dat het kniestuk ook los van de broek bekendheid (als merk) heeft gekregen (zodat de beschermingsomvang van het merk niet gering zou zijn, en mede op deze grond tot de conclusie te komen dat de merken geldig zijn en dat daarop inbreuk wordt gemaakt). Benetton wijst erop dat zij de promotionele activiteiten wel degelijk heeft betwist, en wel in haar MvA in het incidentele beroep (onder 0.2) en bij pleidooi (pleitnota onder 37 en 39).

4.40. Voor zover middel VI dient ter onderbouwing van de klachten van middel V, mist Benetton afzonderlijk belang bij middel VI. Zoals ik bij de bespreking van middel V opmerkte, is immers voor de geldigheid van het merk in het licht van art. 1, tweede lid BMW niet relevant of G-Star - vóór of na deponering als merk - een uitgebreide reclamecampagne heeft gevoerd en wat het gevolg daarvan zou zijn geweest voor de bekendheid van de vormmerken.

4.41. Voor zover middel VI erover klaagt dat het hof in rov. 4.31 - in het kader van de beoordeling van de merkenrechtelijke inbreukvraag aan de hand van art. 13,A BMW - heeft teruggegrepen op zijn eerdere overweging dat 'het vormmerk kniestuk van huis uit onderscheidingskracht [heeft en dat] aan de promotionele activiteiten van G-Star te danken [is] dat het kniestuk ook los van de broek onder het relevante publiek bekendheid heeft gekregen', faalt het.

4.42. Ik geef nog even weer wat het hof ten deze in rov. 4.22 overwoog, met toegevoegde cursivering:

'Het hof acht dit oordeel juist, waarvoor temeer reden bestaat nu G-Star in haar memorie van antwoord, gestaafd met producties, op overtuigende wijze heeft aangetoond dat zij ten aanzien van de bekendheid van de vormmerken uitgebreid reclame heeft gevoerd en dat zij daarin met kracht de aandacht heeft gevestigd op de vijf onderscheidende elementen van de broek en op het kniestuk. Deze gegevens zijn door Benetton ter gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep niet meer betwist.'

4.43. Bij grondige lezing van de in het middel aangehaalde passages uit de pleitnota in hun context blijkt dat Benetton daar niet betwist heeft dat G-Star een reclamecampagne voor de Elwood heeft gevoerd. Benetton bestreed wél dat deze campagne in het kader van de door het hof te beantwoorden vraag omtrent de geldigheid van de merken in het licht van art. 1, tweede lid BMW(20), relevant zou zijn (dat zij daarin m.i. gelijk had, is bij de bespreking van middel V gebleken). In dat verband wees Benetton ook erop dat de door G-Star overgelegde producties grotendeels van na de deponering van het merk dateren.

4.45. Middel VII komt op tegen rov. 4.23-27, waarin het hof het volgende overweegt:

4.24. Omdat de rechtbank van oordeel was dat geen sprake was van overeenstemmend gebruik, is zij niet toegekomen aan beantwoording van de vraag of het depot te kwader trouw is verricht. In zoverre heeft Benetton haar grief tevergeefs voorgesteld. Nu in het hiernavolgende zal blijken dat het hof in afwijking van de rechtbank wel tot het oordeel komt dat er sprake is van overeenstemming tussen de beide kniestukken, brengt de devolutieve werking van het appèl met zich dat het hof alsnog dit verweer van Benetton zal beoordelen.

4.25. Benetton stelt dat G-Star het depot van het vormmerk kniestuk op 24 november 1999 te kwader trouw heeft verricht, omdat G-Star wist of behoorde te weten dat Benetton en andere kledingfabrikanten binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze hebben gebruikt, en zij G-Star hiervoor geen toestemming hebben verleend (vergelijk artikel 4 lid 6 sub a BMW).

4.26. Voor het bepalen van de goede trouw aan de zijde van Benetton kan worden volstaan met de beoordeling van de onderlinge verhouding tussen G-Star en Benetton en de kennis die Benetton heeft of zou moeten hebben van het later gedeponeerde vormmerk kniestuk. Het feit dat andere kledingfabrikanten eveneens broeken met dergelijke kniestukken op de markt zouden hebben gebracht doet derhalve niet terzake.

4.27. Naar het oordeel van het hof heeft G-Star voldoende feiten en omstandigheden naar voren gebracht om het voorgebruik door Benetton als niet te goeder trouw te kwalificeren. Benetton miskent immers dat G-Star reeds bij haar depot van het vormmerk broek op 7 augustus 1997 de merkenrechtelijke bescherming van het onderhavige kniestuk als een van de vijf onderscheidende elementen had ingeroepen. Dat het depot van het vormmerk broek eveneens te kwader trouw zou zijn geschied is niet door Benetton gesteld en is ook overigens niet gebleken. Zoals ook ten pleidooie door de advocaat van G-Star is toegelicht heeft G-Star het kniestuk eind 1999 nog eens afzonderlijk als merk gedeponeerd door de populariteit van het kniestuk en het feit dat de concurrenten op dit succes wilden meeliften door eveneens broeken met overeenstemmende kniestukken op de markt te brengen. Anders dan Benetton stelt, heeft G-Star naar het oordeel van het hof het depot van het kniestuk niet verricht met het oogmerk om het gebruik van de bewuste kniestukken met terugwerkende kracht te verbieden, maar heeft G-Star haar reeds bestaande rechten op het kniestuk in een apart depot nog eens willen bevestigen. Aldus is aan de zijde van G-Star geen sprake geweest van kwade trouw en stond het Benetton derhalve niet vrij haar Benetton-broek met overeenstemmend kniestuk in de zomer van 1999 op de (Benelux-)markt te brengen. Grief 5 heeft dan ook geen succes.'

4.47. Bij de bespreking van dit middel stel ik het volgende voorop. Het gaat bij het beroep van Benetton op kwade trouw van G-Star bij haar depot van het 'vormmerk kniestuk' van 24 november 1999 om een beroep op kwade trouw in verband met aan dat depot voorafgaand voorgebruik door Benetton (en andere fabrikanten). Daartegenover staat tussen partijen onweersproken vast (vgl. supra, nrs. 2.4 en 2.9) dat G-Star dit kniestuk in haar Elwood-broek eerder gebruikte dan Benetton. In zoverre geldt G-Star wat dit kniestuk betreft dus als een zgn. voor-voorgebruiker.

4.48. Na deze vooropstelling herinner ik aan het tamelijk recente arrest van het Benelux-Gerechtshof van 25 juni 2004 (Taco ijsje), waarin dit hof over de kwade trouw in art. 4 BMW onder meer overwoog:

4.50. In Middel VIII klaagt Benetton over het oordeel dat (i) het kniestuk een niet te onderschatten onderscheidingskracht bezit en (ii) er ten aanzien van beide vormmerken (broek én kniestuk) verwarringsgevaar bestaat. Het middel noemt de aangevallen rechtsoverweging(en) niet, maar ik neem aan dat het gaat om 's hofs rov. 4.31 en 4.32.

4.52. Zo de klacht al voldoet aan de eisen die art. 407 lid 2 Rv stelt, nu het middel m.i. onvoldoende duidelijk maakt op welke punten 's hofs oordeel onjuist is, faalt zij. Dat een teken onderdeel vormt van een samengesteld teken - een van de vijf elementen van dat merk is -, staat er op zichzelf niet aan in de weg dat het ook, op zichzelf, voldoende onderscheidend vermogen heeft om merkenrechtelijke bescherming te kunnen genieten.(23) In rov. 4.16 - waartegen geen klacht is gericht - heeft het hof overwogen dat, én uitvoerig gemotiveerd waarom, het kniestuk een zodanig onderdeel van de broek vormt dat het afzonderlijk als van G-Star afkomstig valt te onderscheiden.

4.53. Wat onderdeel (ii) van Middel VIII betreft, voert Benetton aan dat zgn. 'post sale confusion' niet relevant is in het kader van de vraag of zij inbreuk heeft gemaakt op G-Stars merk. Het hof overwoog het volgende (rov. 4.32):

'[...] Kortom, de beide broeken geven dezelfde totaalindruk, zodat het relevante publiek niet alleen de beide broeken met elkaar kan verwarren maar tevens het gevaar aanwezig is dat zij aan de Benetton-broek dezelfde herkomst toedichten als aan de broek van G-Star. Er is derhalve sprake van zowel direct als indirect verwarringsgevaar. Hieraan doet niet af dat er ook enkele punten van verschil aanwezig zijn, zoals verschil in kleur van de stiksels, de vorm van de diverse knopen en het afwezig zijn bij de Benetton-broek van het inzetstuk zitvlak en de band op de achterpand aan de onderkant van de broekspijp. Het relevante publiek zal immers wanneer het geconfronteerd wordt met de Benettonbroek niet meer het exacte vormmerk broek van G-Star voor ogen hebben. Zoals het hof reeds onder 4.6. heeft overwogen, acht het hof de vijf onderscheidende elementen van de Elwood zodanig sterk dat ook sprake kan zijn van inbreuk op dit vormmerk indien een deel van de elementen is overgenomen. Daarnaast is nog van belang dat de verwarring zich niet alleen kan voordoen ten tijde van de aankoop van de onderhavige broeken, maar ook daarna (post sale confusion). Dit betekent dat het verweer van Benetton dat haar broeken alleen in een Benetton-omgeving gekocht kunnen worden niet van doorslaggevende betekenis is voor de vraag of zich verwarring kan voordoen, nog daargelaten dat vaststaat dat de Benetton-broek ook in een warenhuis als De Bijenkorf te koop is geweest en dus niet alleen in de Benetton-winkels zelf. [...]'

4.54. Uit het arrest van het HvJEG in de zaak Arsenal/Reed(24) blijkt echter dat 'post sale confusion' wel degelijk van belang kan zijn bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van herkomstverwarring en daarmee van een merkinbreuk. Het HvJEG overwoog:

'56 Gelet op de presentatie van het woord Arsenal en op de andere ondergeschikte vermeldingen op de betrokken waren (zie punt 39 van het onderhavige arrest), kan het gebruik van dit teken de indruk doen ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen deze waren en de merkhouder.

57 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door het bericht aan de kraam van Reed, dat de betrokken producten geen officiële waren van Arsenal FC zijn (zie punt 17 van het onderhavige arrest). Gesteld al dat een derde in een procedure wegens merkinbreuk een dergelijk bericht als verweer zou kunnen aanvoeren, dient immers te worden vastgesteld dat in casu niet kan worden uitgesloten dat bepaalde consumenten, met name wanneer de waren hun worden getoond nadat zij door Reed zijn verkocht en de kraam met dit bericht hebben verlaten, in het teken een aanwijzing zien dat de waren afkomstig zijn van Arsenal FC.

4.55. Kortom, het hof heeft zonder schending van een rechtsregel kunnen aannemen dat verwarring over de herkomst van de waren ná de aankoop door de consument in aanmerking moet worden genomen bij de vraag of er sprake is van een merkinbreuk(25). Dit oordeel kan de verwerping van Benettons verweer zelfstandig dragen. De overwegingen van het hof ten aanzien van de verkooppunten van de Benettonbroek - zowel in een Benettonomgeving als in een warenhuis als de Bijenkorf - zijn duidelijk ten overvloede gegeven. Dit blijkt uit het gebruik van de woorden 'nog daargelaten' door het hof. De klachten tegen deze overwegingen missen dan ook belang. Middel VIII gaat niet op.

4.56. Middel IX klaagt over de rov. 4.33 en 4.34, waarin het hof cumulatie van merken- en auteursrechtelijke vorderingen door G-Star mogelijk acht. Het hof overwoog:

4.34. Het hof volgt de rechtbank in haar oordeel dat in het onderhavige geval cumulatie van het merken- en auteursrecht van G-Star is toegestaan. G-Star heeft voldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit volgt dat zij een specifiek van het belang bij handhaving van haar merkrechten te onderscheiden belang heeft bij handhaving van haar auteursrecht waarop zij zich beroept. Benetton heeft geen feiten of omstandigheden gesteld en ook overigens is daarvan niet gebleken waaruit geconcludeerd zou moeten worden dat de door het auteursrecht verleende bescherming verder kan gaan dan de bescherming die in dezelfde omstandigheden aan de merkrechten van G-Star kan worden ontleend. De grief is dus tevergeefs voorgesteld, zodat G-Star ontvankelijk is in haar auteursrechtelijke vordering.'

4.57. Het middel gaat ervan uit dat het hof het oog heeft gehad op de situatie waarin een partij met het auteursrecht een doel probeert te bereiken dat met het merkenrecht niet bereikt kan worden. Het middel klaagt erover dat uit rov. 4.33 niet valt op te maken op welke wijze het auteursrecht de merkenrechtelijke bescherming zou kunnen aanvullen. Wat de betekenis is van de omstandigheden dat het auteursrecht ouder is en dat het betrekking heeft op het hele ontwerp, wordt onvoldoende duidelijk in rov. 4.33. Bij het ontbreken van die aanvullende bescherming, heeft G-Star geen belang bij het auteursrecht, aldus het middel. Voorts wordt de stelling verdedigd dat het van tweeën één is: ofwel kan G-Star zich niet met succes beroepen op het merkenrecht, maar dan komt haar ook geen auteursrechtelijke bescherming toe, ofwel wordt zij door het merkenrecht beschermd maar dan heeft zij bij het auteursrecht geen belang, althans is dat zonder nadere motivering niet begrijpelijk. Dat bij het ontbreken van merkenrechtelijke bescherming ook geen auteursrechtelijke bescherming bestaat, zou volgens het middel volgen uit het arrest Dior/Evora van het HvJEG.(26)

4.58. De passage uit rov. 4.34, dat Benetton niets heeft aangevoerd waaruit blijkt dat het auteursrecht verdergaande bescherming kan geven dan het merkenrecht wordt in het middel weliswaar geciteerd, maar daarover klaagt het middel niet.

4.59. Wil er belang in de zin van art. 3:303 BW bestaan bij een auteursrechtelijke vordering naast een merkenrechtelijke vordering, dan zullen er door de eiser voldoende feiten en omstandigheden moeten worden gesteld, waaruit blijkt dat zij een specifiek, van handhaving van het merkrecht te onderscheiden belang heeft.(27) Als aan dit vereiste is voldaan, dan is het in beginsel mogelijk om naast een merkenrechtelijke ook een auteursrechtelijke vordering in te stellen.(28) Het van een juiste rechtsopvatting getuigende oordeel van het hof sluit hierbij aan. Het hof heeft aangenomen dat G-Star voldoende heeft gesteld om een van het merkenrecht te onderscheiden belang bij een auteursrechtelijke vordering aan te nemen. Door te verlangen dat G-Star en het hof exact hadden moeten aangeven waarin het belang van de auteursrechtelijke vordering is gelegen, miskent het middel dat het hof zich in rov. 4.34 klaarblijkelijk en - mede gelet op de daar vermelde omstandigheid dat Benetton geen feiten of omstandigheden heeft gesteld en ook overigens niet gebleken is dat de door het auteursrecht verleende bescherming verder kan gaan dan de bescherming die in dezelfde omstandigheden aan de merkrechten van G-Star kan worden ontleend(29) - begrijpelijk heeft aangesloten bij de in rov. 4.33 weergegeven zienswijze van G-Star.

4.60. Anders dan het middel betoogt, is auteursrechtelijke bescherming niet uitgesloten als er geen merkenrechtelijke bescherming geldt. Het Dior/Evora-arrest van het HvJEG waarop Benetton zich beroept, en waarin een auteursrechtelijke claim inderdaad strandde omdat er ook geen merkenrechtelijke bescherming gold, heeft niet de algemene betekenis die Benetton er kennelijk aan hecht. Deze zaak had specifiek betrekking op parallelimport. In gevallen waarin merkhouders niet op grond van hun merkrecht kunnen optreden tegen wederverkopers (en door die wederverkopers gemaakte reclame), kunnen zij zich evenmin op hun auteursrecht beroepen, aldus rov. 51 e.v. en met name rov. 58 van het arrest:

4.61. Middel X klaagt over het oordeel (in rov. 4.36) dat de Elwood auteursrechtelijk beschermd is, (mede) omdat haar kenmerkende elementen ten tijde van het ontwerp nog niet gebruikelijk waren in dat deel van de kledingbranche waarin G-Star en Benetton zich begeven. In het middel wordt betoogd dat de vormgevingselementen dus in andere branches wél gebruikelijk waren, zodat zij niet oorspronkelijk waren en daarom ook niet het persoonlijk stempel van de maker konden dragen. Anders gezegd: het middel bestrijdt 's hofs oordeel dat de Elwood een auteursrechtelijk beschermd werk is.

'4.36. Voor auteursrechtelijke bescherming van het ontwerp van de Elwood is vereist dat de Elwood een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De rechtbank heeft overwogen dat de verschillende elementen van de Elwood zoals de stiksels, inzetstukken en de contrastband weliswaar ieder voor zich bij spijkerbroeken en overige kledingstukken kunnen worden aangetroffen, maar dat de elementen in de Elwood in een zodanige combinatie zijn verwerkt dat dit een origineel product oplevert. Het hof volgt de rechtbank in haar oordeel. De wijze waarop deze karakteristieke elementen, die ook als vormmerk zijn gedeponeerd, in het ontwerp van de Elwood zijn verwerkt, getuigt van een creatieve prestatie van de ontwerper. Daarbij moet tevens voor ogen worden gehouden dat ten tijde van het ontwerp van de Elwood deze elementen nog niet gebruikelijk waren in dat deel van de kledingbranche waarin G-Star en Benetton zich begeven. [...]'

4.65. In middel XI klaagt Benetton over het oordeel dat G-Star Benettons verweer dat het auteursrecht op de Elwood zou zijn 'verwaterd' voldoende heeft bestreden. Het hof overweegt hierover (rov. 4.36):

'[...] Voorts heeft G-Star onbetwist naar voren gebracht dat zij sinds de introductie van de Elwood consequent heeft opgetreden tegen elke vorm van inbreuk op haar ontwerp. Daarmee heeft zij de stelling van Benetton dat het auteursrecht op de Elwood zou zijn 'verwaterd' voldoende bestreden. Benetton heeft onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren gebracht om aan te nemen dat het ontwerp is verworden tot 'onbeschermde stijl'. De grieven 8 en 9 slagen derhalve niet. [...]'

4.66. De klacht van middel XI komt erop neer dat het hof uitsluitend heeft geoordeeld over verwatering als gevolg van het handelen van derden - waartegen G-Star dan zou zijn opgetreden -, maar niet over handelingen van G-Star zelf waardoor het auteursrecht zou zijn verwaterd. Benetton verwijst naar haar MvG (onder 8.9.1), waar zij zich er (ook) op heeft beroepen dat G-Star zelf vele broeken op de markt heeft gebracht die een of meer vormgevingselementen van de Elwood bevatten. Het hof had op dit verweer dienen te beslissen, althans is de verwerping van dat verweer onbegrijpelijk.

4.67. Uit Benettons MvG (onder 8.9.2) wordt duidelijk dat met verwatering van het auteursrecht gedoeld is op het verworden van de vormgevingselementen tot een 'onbeschermde stijl', door veelvuldig gebruik en grootse navolging. Het hof heeft Benettons verweer, zoals blijkt uit de juist geciteerde passage uit rov. 4.36, ook in die zin opgevat. Dat wordt in cassatie ook niet bestreden. Benettons stijlverweer is geïnspireerd door het merkenrechtelijke verwateringscriterium: het merk wordt zo algemeen gebruikelijk voor de waren dat het zijn onderscheidend vermogen verliest.

4.68. Voor zover het middel erover klaagt dat het hof niet op haar verweer (G-Stars 'eigen gebruik') heeft beslist, faalt het bij gebrek aan feitelijke grondslag. Door te overwegen dat Benetton onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren heeft gebracht om aan te nemen dat het ontwerp is verworden tot 'onbeschermde stijl', heeft het hof Benettons verweer (grief 9) in haar geheel verworpen.

4.70. Middel XI faalt dus.

4.72. Met Middel XIII komt Benetton op tegen 's hofs oordeel dat in de schadestaatprocedure beoordeeld moet worden of winstafdracht onder het begrip schadevergoeding valt (rov. 4.42). Het hof overwoog:

'4.42. Met grief 16 stelt Benetton dat de rechtbank haar ten onrechte heeft veroordeeld tot het afleggen van rekening en verantwoording met betrekking tot de met de inbreukmakende broeken behaalde omzet en winst en haar veroordeeld heeft tot vergoeding van de door G-Star geleden schade. Nu het hof tot het oordeel komt dat Benetton zowel op auteurs- als merkrechten van G-Star inbreuk heeft gepleegd, is voldoende aannemelijk dat een en ander tot schade aan de zijde van G-Star heeft geleid. De betwisting van die schade door Benetton is onvoldoende gemotiveerd. Of en zo ja, in hoeverre winstafdracht onder het begrip schadevergoeding valt zal, nu door G-Star niet afzonderlijk winstafdracht is gevorderd, in de schadestaatprocedure beoordeeld moeten worden. Grief 16 slaagt niet.'

4.73. Volgens het middel heeft het hof aldus miskend dat de schadestaatprocedure is te beschouwen als een vorm van executie van een rechterlijke beslissing. Het hof heeft Benetton tot vergoeding van G-Stars schade veroordeeld, niet tot afdracht van de door Benetton genoten winst. Weliswaar staat het de rechter vrij de schadevergoeding te begroten aan de hand van de door de onrechtmatige daad genoten winst, aldus het middel, maar afdracht van genoten winst kan niet pas naast schadevergoeding worden gevorderd in een schadestaatprocedure.

4.74. Zoals het middel zelf al aangeeft, is de rechter, waaraan ik toevoeg: ook de schadestaatrechter, bevoegd de schade te begroten op een wijze die hem of haar geraden voorkomt. Een van de grondslagen voor de schadeberekening en vaststelling van de schadevergoeding waarvoor de rechter kan kiezen is die van de door de pleger van de onrechtmatige daad genoten winst, aldus nog steeds het middel. Reeds hierop stuit de klacht van het middel af.

4.75. Bovendien heeft G-Star wel degelijk (mede) schadevergoeding in de vorm van winstafdracht gevorderd. In hun s.t. wijzen mrs. Meijer en Vermeulen op de inleidende dagvaarding (onder 9) en de MvA, tevens MvG in incidenteel appel (onder 79 en 80). Daarmee is aan de voorwaarde die art. 6:104 BW stelt aan een veroordeling tot afdracht van de genoten winst, namelijk dat zij 'op vordering van de benadeelde' geschiedt, voldaan. Dat de winstafdracht niet ook in het petitum is vermeld, doet daaraan niet af.

5. Conclusie

Mijn conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en verwijzing naar een aangrenzend hof.

A-G