Parket bij de Hoge Raad, 20-11-2009, BJ9431, 08/00246

Conclusie inzake:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Euro-Tyre BV

tegen:

1. Inleiding

1.1. Eiseres tot cassatie wordt hierna aangeduid als: 'Euro-Tyre BV' en verweersters in cassatie hierna tezamen als: 'Eurotyre SA'.

1.2. Op grond van de vrijwel identieke merk- en handelsnamen van partijen, die voor vrijwel dezelfde waren worden gebruikt, hebben partijen over en weer de nietigverklaring en doorhaling van elkaars merkinschrijving gevorderd alsmede een verbod op het gebruik van dat merk en van dergelijke aanduidingen als handelsnaam. Zowel de rechtbank als het hof heeft de vorderingen van Euro-Tyre BV afgewezen en die van Eurotyre SA grotendeels toegewezen.

1.3. In cassatie wordt geklaagd over het door het hof aangenomen onderscheidend vermogen van het door Eurotyre SA als merk geregistreerde teken 'EUROTYRES' (onderdeel I), over 's hofs oordeel dat het bewijs van de kwade trouw van Eurotyre SA niet geleverd is (onderdeel II) en over de afwijzing van de op onrechtmatige daad gebaseerde vordering (onderdeel III). Daarnaast worden voorwaardelijke klachten gericht tegen het oordeel van het hof dat Eurotyre SA het teken 'Eurotyre' in Nederland niet als handelsnaam gebruikt (onderdeel IV) en tegen de beperking van het aan Euro-Tyre BV opgelegde verbod op gebruik van de aanduiding 'Euro-Tyre' als handelsnaam tot slechts Nederland, alsmede tegen het verbod op het gebruik van Euro-Tyre BV's domeinnamen (onderdeel V).

2. Feiten(1)

2.1. Eurotyre SA houdt een samenwerkingsverband in stand van bedrijven die zich toeleggen op de verkoop van (auto)banden en daarbij behorende service aan consumenten. Hierbij zijn in verschillende Europese landen ruim 800 bedrijven aangesloten, waarvan ruim 100 in de Benelux. In bijna alle Nederlandse provincies zijn één of meer aangesloten bedrijven te vinden. Eurotyre SA hanteert hierbij onder meer de handelsnaam 'Eurotyre' en 'Eurotyre Group'.

2.2. Arc en Ciel SA (thans Eurotyre SA) is houdster van de internationale registratie nr. 678290 d.d. 4 augustus 1997 voor onder meer de Benelux voor het woordmerk 'EUROTYRES' voor banden (klasse 12), met een beroep op voorrang op grond van haar merkinschrijving in Frankrijk d.d. 5 februari 1997.

2.3. Euro-Tyre BV drijft sinds 1984 in Venlo een handelsonderneming in (met name) autobanden en hanteert daarbij de handelsnaam 'Euro-Tyre' en de domeinnamen www.euro-tyre.com en www.euro-tyre.nl.

2.4. Euro-Tyre BV is houdster van merkinschrijving nr. 677265 d.d. 28 januari 2000 bij het Benelux-Merkenbureau voor het beeldmerk 'eurotyre' voor autobanden (klasse 12). Zij is tevens houdster van merkinschrijving nr. 1005653 d.d. 19 februari 2002 bij het Benelux-Merkenbureau voor het woordmerk 'EURO-TYRE' voor autobanden (klasse 12) en diensten op het gebied van autobanden (klassen 35 en 37).

2.5. Tussen partijen is niet in geschil dat de hiervoor genoemde merken/namen (vrijwel) identiek zijn en voor (vrijwel) dezelfde waren worden gebruikt.

2.6. Bij brief van 6 maart 2002 aan Arc en Ciel Benelux heeft Euro-Tyre BV bezwaar doen maken tegen het gebruik van het merk en handelsnaam 'EUROTYRE'.

2.7. Op 13 oktober 2004 heeft Euro-Tyre BV het woordmerk 'EURO-TYRE' bij het Benelux-Merkenbureau doen inschrijven voor zakelijke bemiddeling bij de groothandel in banden (klasse 35).(2)

3. Procesverloop

3.1. Bij inleidende dagvaarding van 2 augustus 2002 heeft Euro-Tyre BV Eurotyre SA gedagvaard voor de rechtbank Roermond. Daarbij vorderde Euro-Tyre BV, kort samengevat, de nietigverklaring en doorhaling van de inschrijving voor de Benelux van het merk 'EUROTYRES' en een verbod op het gebruik van dat merk en van daarmee overeenstemmende tekens en van dergelijke aanduidingen als handelsnaam, met nevenvorderingen.

3.2. Eurotyre SA heeft de vordering bestreden en in reconventie gevorderd, kort samengevat, Euro-Tyre BV het gebruik van de aanduiding 'EUROTYRE' of daarmee overeenstemmende tekens te verbieden, met uitzondering van het gebruik in Venlo van de handelsnaam 'Euro-Tyre' voor een groothandel in banden, alsmede de nietigverklaring en doorhaling van de merkinschrijvingen van het Benelux woord- en beeldmerk 'EUROTYRE', met nevenvorderingen.

3.3. Na verdere conclusiewisseling en pleidooien heeft de rechtbank bij vonnis van 12 mei 2004(3) de vordering in conventie afgewezen, en in reconventie het Benelux woord/beeldmerk 'eurotyre' en het Benelux woordmerk 'EURO-TYRE' nietig verklaard en de ambtshalve doorhaling van de merkinschrijvingen gelast.

3.4. Euro-Tyre BV is van het vonnis van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch. Onder aanvoering van zeven grieven en met wijziging van haar eis vorderde Euro-Tyre BV, kort samengevat, opnieuw de nietigverklaring en doorhaling van de inschrijving van het merk 'EUROTYRES', voorts een verbod op het gebruik van dat merk in de Benelux en de handelsnaam in Nederland, tevens gebaseerd op onrechtmatige daad en met schadevergoeding, nader op te maken bij staat.

3.6. Na pleidooien heeft het hof bij (tussen)arrest van 21 maart 2006 Euro-Tyre BV toegelaten tot het bewijs van feiten en omstandigheden, waaruit kan worden afgeleid dat er sprake is van een depot te kwader trouw door Eurotyre SA en iedere verdere beslissing voor het overige aangehouden.

3.7. Na getuigenverhoor, waarbij Euro-Tyre BV één getuige heeft doen horen, gevolgd door verdere conclusiewisseling en pleidooien, heeft het hof bij arrest van 7 augustus 2007(4) het vonnis waarvan beroep bekrachtigd voor zover daarbij in conventie de vorderingen van Euro-Tyre BV zijn afgewezen en in reconventie de vordering van Eurotyre SA tot nietigverklaring en doorhaling is toegewezen. Voorts heeft het hof het vonnis vernietigd voor zover daarbij de reconventionele vorderingen van Eurotyre SA voor het overige zijn afgewezen en in zoverre opnieuw rechtdoende, Euro-Tyre BV bevolen iedere inbreuk op de merkrechten van Eurotyre SA te staken, in het bijzonder het gebruik van de namen 'Euro-tyre' en 'Eurotyre' als handelsnaam en domeinnaam, met uitzondering van het gebruik van de handelsnaam 'Euro-tyre' voor de reeds bestaande vestiging in Venlo binnen Nederland, alsmede te staken het gebruik van de domeinnamen www.euro-tyre.com en www.euro-tyre.nl inclusief het gebruik van ieder andere (domein)naam met daarin de naam 'Euro-tyre' of 'Eurotyre' direct dan wel door middel van een op enigerlei wijze aan haar verbonden rechtspersoon. Het hof heeft ook de inschrijving van het Benelux-merk 1063928 van Euro-Tyre BV nietig verklaard en de doorhaling daarvan gelast.

3.8. Euro-Tyre BV heeft tegen het arrest van het hof - tijdig(5) - beroep in cassatie ingesteld. Eurotyre SA heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Beide partijen hebben hun zaak schriftelijk doen toelichten, gevolgd door re- en dupliek.

4. Bespreking van het cassatiemiddel

'4.12 (...) Van essentiële betekenis voor de beoordeling van de stellingen van partijen en voor het verweer daartegen is het antwoord op de vraag of Eurotyre SA zich al dan niet met vrucht op haar merkinschrijving van 4 augustus 1997 kan beroepen.

4.13 Hierbij gaat het allereerst om de vraag of deze inschrijving nietig is omdat het merk 'Eurotyres' onderscheidend vermogen mist. Naar het oordeel van het hof is dat niet het geval. Het merk is samengesteld uit de onderdelen 'Euro' en 'Tyres'. Aan Euro-Tyre BV kan worden toegegeven dat het onderdeel 'Euro' een gangbare afkorting van Europees of Europa is en als prefix in de Benelux zozeer tot het algemeen gangbare taalgebruik behoort dat het op zichzelf genomen weinig onderscheidend vermogen heeft. Het onderdeel 'Tyres' behelst de Engelse vertaling van de waren waarvoor het merk is gedeponeerd: pneus/banden. Over het algemeen zal een letterlijke vertaling van bepaalde waren in het Engels voor de Benelux geen bijzonder sterk merk opleveren. Dat wil evenwel nog niet zeggen dat een dergelijke aanduiding in alle gevallen ieder onderscheidend vermogen mist. Daarbij speelt een rol of een bepaald product in de Benelux veelal in het Engels wordt aangeduid, of in de desbetreffende branche Engelse termen gebruikelijk zijn, zoals bijvoorbeeld bij computers het geval is, en of het Engels in die branche als voertaal wordt gebruikt. Met betrekking tot de waren waar het hier om gaat, banden, is iets dergelijks gesteld noch gebleken. Mogelijk zal door een deel van de bevolking de term 'tyres' worden herkend als Engels voor 'banden', maar daarmee is nog niet gezegd dat deze term in de Benelux ondeugdelijk is om als (onderdeel van een) merk te dienen. Wanneer vervolgens het merk in zijn geheel wordt bezien, hetgeen vereist is voor een beoordeling van de deugdelijkheid ervan, luidt de conclusie dat 'Eurotyres' in de Benelux weliswaar geen sterk merk oplevert, maar dat het onderscheidend vermogen ervan ook weer niet zo gering is dat gezegd moet worden dat het geheel ontbreekt. De combinatie van de twee op zich zwakke onderdelen levert een voldoende deugdelijk merk op. De consequentie hiervan is dat de merkinschrijving niet op deze grond nietig verklaard dient te worden en dat de discussie die tussen partijen is gevoerd over inburgering in het merk geen behandeling behoeft.'

4.2.1. Het onderdeel klaagt dat het hof in rov. 4.13 de op basis van de weigeringsgronden van art. 14,A lid 1 sub b BMW(6) (gebrek aan onderscheidend vermogen) dan wel van art. 14,A lid 1 sub c BMW (beschrijvende tekens) in acht te nemen toetsingsregels niet, althans onjuist, althans niet kenbaar en evenmin onafhankelijk van elkaar heeft toegepast. Voor zover het hof de toetsingsregels wel in acht heeft genomen, is de uitkomst van die toetsing onbegrijpelijk en geeft het arrest van het hof blijk van onvoldoende motivering.

4.2.2. Aan de bespreking van de klachten van onderdeel I laat ik een kort exposé voorafgaan over de wettelijke grondslagen van dit Europees geharmoniseerde onderdeel van het merkenrecht, waarin enige - veelal ook in de processtukken van partijen vermelde - jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG aan de orde komt (nrs. 4.3-4.8.3). In nr. 4.9 e.v. kom ik op de afzonderlijke klachten van onderdeel I terug.

4.4. Met betrekking tot deze (absolute) weigerings- c.q. nietigheidsgronden heeft het HvJ EG in zaken die betrekking hadden op (beroep tegen) weigering van inschrijving door het BHIM (de Gemeenschapsmerkenautoriteit) respectievelijk nationale merkenautoriteiten(8), beslist dat zij, ondanks enige overlap in hun respectieve werkingssferen, onafhankelijk van elkaar zijn en een afzonderlijk onderzoek vereisen. Het feit dat een teken niet valt onder een van de genoemde weigeringsgronden, impliceert dus nog niet dat het niet onder een andere weigeringsgrond kan vallen; doch een woordmerk dat uit beschrijvende tekens of benamingen bestaat ('c-grond'), mist daardoor wel noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen ('b-grond'), terwijl een merk ook elk onderscheidend vermogen kan missen voor waren of diensten om andere redenen dan dat het een beschrijvend karakter heeft.(9) In die zin overlapt het sub b vermelde gebrek aan onderscheidend vermogen de grond van sub c, dat aldus als een species van de ruimere grond van sub b valt aan te merken(10).

4.5. In de hier bedoelde jurisprudentie heeft het HvJ EG tevens geoordeeld dat de afzonderlijke weigeringsgronden moeten worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk van de genoemde gronden ten grondslag ligt. Het algemeen belang dat bij het onderzoek van elk van deze weigeringsgronden in aanmerking wordt genomen, kan - en moet zelfs - andere overwegingen weerspiegelen naar gelang van de betrokken weigeringsgrond(11).

4.5.1. Het algemeen belang dat aan de 'b-grond' (het gemis aan elk onderscheidend vermogen) ten grondslag ligt, hangt samen met de wezenlijke functie van het merk: aan de consument of eindgebruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong waarborgen zodat hij deze zonder gevaar voor verwarring met waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden. Het onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld enerzijds in relatie tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat (bij waren of diensten bestemd voor alle consumenten) uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument.(12)

4.5.2. Aan de 'c-grond' (beschrijvende tekens) ligt het algemeen belang ten grondslag dat tekens of benamingen, die de categorieën van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door een ieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt. Daarmee wordt voorkomen dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden. Het gaat er daarbij niet slechts om of de tekens en aanduidingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren of diensten, maar ook of deze tekens en aanduidingen hiertoe in de toekomst kunnen dienen(13). De inschrijving van een woord als merk moet worden geweigerd indien het woord in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt(14).

4.6. Met betrekking tot een merk dat wordt gevormd door een woord dat bestaat uit een combinatie van tekens, heeft het HvJ EG geoordeeld dat de enkele omstandigheid dat elk bestanddeel afzonderlijk onderscheidend vermogen mist, nog niet betekent dat de combinatie ervan ook geen onderscheidend vermogen kan hebben. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk bestaande uit samengestelde woorden dient derhalve niet alleen elk van de termen of bestanddelen afzonderlijk te worden onderzocht, maar dient te worden gekeken naar het daarvoor gevormde woordmerk als geheel en de bij het relevante publiek opgeroepen totaalindruk.(15)

4.7.1. Ten aanzien van de weigeringsgrond van sub c (beschrijvende tekens) heeft het HvJ EG ten deze nader geoordeeld dat de enkele combinatie van bestanddelen die op zich beschrijvend zijn voor de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf nog steeds beschrijvend is. Het enkele aaneenschrijven van dergelijke bestanddelen, zonder daaraan een ongebruikelijke wending te geven in bijvoorbeeld syntactische of semantische zin, leidt volgens het HvJ EG nog steeds tot een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van deze waren of diensten. Het is evenwel mogelijk dat een dergelijke combinatie toch niét als beschrijvend wordt aangemerkt. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de door de bestanddelen gegeven aanwijzingen, zodat dit woord meer is dan de loutere som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen.(16)

4.7.2. Een leenwoord uit een taal van een andere lidstaat, waarin het onderscheidend vermogen mist of beschrijvend is voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, kan in een andere lidstaat als nationaal merk worden ingeschreven, tenzij de betrokken kringen in de lidstaat waar de inschrijving is aangevraagd, in staat zijn om de betekenis van dat woord vast te stellen.(17)

4.8.1. Naar bleek, kan er volgens het HvJ EG zelf allicht sprake zijn van een overlap tussen de 'b-' en 'c-gronden'. Geldt dat niet ook voor de door het Hof van Justitie aangegeven algemene belangen? Dat geeft het Hof van Justitie in zijn jurisprudentie niét aan. Ik kan mij iets voorstellen bij de verzuchting: 'Opmerkelijk is natuurlijk dat, hoewel het Hof van Justitie benadrukt dat aan verschillende weigeringsgronden, ook verschillende (algemene) belangen ten grondslag liggen, het niet eenvoudig is om licht tussen de criteria te ontwaren.'(18) Als ik mijnerzijds probeer een verschil, althans een verschillend accent, tussen de door het Hof van Justitie voor de 'b-grond' resp. de 'c-grond' aangegeven algemene belangen te onderscheiden, opper ik dat het algemeen belang bij de 'b-grond' meer in het bijzonder hierin bestaat, dat de merkenregisters niet 'vervuild' worden met tekens die überhaupt niet kunnen onderscheiden, en tevens dat inschrijvers van zulke tekens niet ten onrechte kunnen 'pochen' met acceptatie in het register door de merkenautoriteit. Bij de 'c-grond' ligt de nadruk op het voorkomen van monopolisering van beschrijvende tekens, ook al zóu het teken wellicht niet élk onderscheidend vermogen missen. Deze poging tot accentuering staat - ik moet het toegeven - evenwel haaks op de opvatting van het HvJ EG dat een woordmerk dat uit beschrijvende tekens of benamingen bestaat ('c-grond'), daardoor noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen mist ('b-grond').

4.9. Ik bezie thans de klachten van onderdeel I van het cassatiemiddel nader.

4.10.1. De klacht onder 12 gaat - terecht - ervan uit dat het hof in rov. 4.12-4.13 heeft getoetst aan de grond van art. 14, lid 1, sub b BMW. Volgens de klacht heeft het hof die grond niet juist - of onvoldoende gemotiveerd - toegepast, door onderscheidend vermogen toe te kennen aan een samenvoeging zonder meer van twee niet of (zeer) zwak onderscheidende elementen, zonder vast te stellen dat aan het teken als geheel een extra kenmerk wordt verleend.

4.11.1. De rechts- en motiveringsklachten onder nrs. 13-17 gaan ervan uit dat het hof in rov. 4.12-4.13 de geldigheid van de inschrijving van het merk EUROTYRES tevens heeft getoetst aan de grond van art. 14, lid 1, sub c BMW (beschrijvende tekens), en klagen dat het hof de daarbij behorende, uit de jurisprudentie van het HvJ EG voortvloeiende, toetsingsregels ten onrechte niet, of niet juist, of onvoldoende kenbaar en begrijpelijk zou hebben toegepast.

4.11.2. Met de stellers ervan deel ik de lezing in nrs. 13-17 van het middel dat het hof in rov. 4.12-4.13 inderdaad tevens getoetst heeft aan de grond van art. 14, lid 1, sub c BMW, ook al heeft het hof dat niet expliciet tot uiting gebracht. Ik deel dus niet de alternatieve lezing van de stellers van het middel in nrs. 18-19, die ervan uitgaat dat het hof niét aan art. 14, lid 1, sub c BMW getoetst zou hebben (zie nader nrs. 4.16.1-4.17.2 van deze conclusie).

4.12.1. Volgens de klacht in nr. 14 (nr. 13 dient als inleiding) zou het hof bij zijn beoordeling van het onderscheidend vermogen van het element 'TYRES' ten onrechte van doorslaggevend belang geacht hebben of een bepaald product in de Benelux veelal in het Engels wordt aangeduid, of in de desbetreffende branche Engelse termen gebruikelijk zijn, en of het Engels in die branche als voertaal wordt gebruikt. Volgens de klacht is (i)(23) uitsluitend van belang of het in aanmerking komende publiek de aanduiding begrijpt als een verwijzing naar de eigenschappen van de waar, hetgeen (ii) hier - ook volgens het bestreden arrest - het geval zou zijn.

4.13. De klacht van nr. 15 deelt het lot van de klacht van nr. 12, en voorts het lot van de klacht van nr. 14, voor zover nr. 15 - zonder feitelijke grondslag - poneert dat het hof vastgesteld zou hebben dat 'TYRES' door een wezenlijk deel van het publiek herkend zou worden als Engels voor 'banden'.

4.15.1 Het onderdeel klaagt in nr. 17 nog over onbegrijpelijkheid van 's hofs oordeel in het licht van (i)(24) het feit van algemene bekendheid dat de gemiddelde consument van banden het element 'TYRES' begrijpt als de Engelse vertaling van 'banden' en/of in het licht van (ii) het feit van algemene bekendheid dat de Engelse taal door een groot deel van het gemiddelde Benelux-publiek begrepen wordt, dit laatste (iii) in ieder geval voor zover het gaat om basale begrippen als 'tyres'.

4.15.2. Het onderdeel vermeldt niet dat (of waar) Euro-Tyre BV in de feitelijke instanties deze stellingen heeft ingeroepen. Zij kunnen m.i. niet voor het eerst in cassatie ter toets komen, nu zij niet van zuiver juridische aard zijn(25). Over de vraag (ad ii) hoever het begrip van het gemiddelde Benelux-publiek van de Engelse taal gaat, is immers feitelijk verschil van mening mogelijk, zoals het onderdeel blijkens de met (iii) aangeduide stelling al onderkent; voor de met onder (i) en (iii) aangeduide stellingen geldt eveneens dat de juistheid hiervan niet zonder feitelijk onderzoek kan worden aangenomen.

4.16.1. Volgens de klacht in nr. 18 heeft (i)(26) het HvJ EG aangegeven dat de weigeringsgronden ex art. 14A lid 1 sub b en c BMW onafhankelijk van elkaar dienen te worden getoetst en blijkt (ii) uit het hier bestreden arrest niet dat het hof dat heeft gedaan, zodat dit arrest rechtens onjuist, althans onvoldoende gemotiveerd is.

4.17.1. Dat is nog wél gebeurd bij pleidooi (d.d. 19 januari 2006), en het onderdeel focust in nr. 19 daarop. Geklaagd wordt dat (zoals beslist door het HvJ EG) tekens die onder onderscheidend vermogen missen uit hoofde van de 'c-grond' in ieder geval ook onder onderscheidend vermogen missen in de zin van de 'b-grond', en dat Euro-Tyre BV daarop expliciet gewezen heeft in par. 17 van haar MvG en par. 65 van de pleitnota van januari 2006. Voor zover het hof in rov. 4.12-4.13 heeft bedoeld te zeggen dat het merk 'EUROTYRES' (wel) geldig is, omdat de 'b-grond' niet van toepassing is, had het niettemin moeten uiteenzetten waarom de 'c-grond' evenmin van toepassing zou zijn. Het arrest is rechtens onjuist of ontoereikend gemotiveerd nu het hof dat niet gedaan heeft, aldus de klacht.

4.17.2. In het verlengde van de klacht onder nr. 16, faalt ook deze klacht bij gebrek aan feitelijke grondslag. Ik verwijs naar nr. 4.14 hierboven(27).

'4.14 Vervolgens dient aan de orde te komen de vraag of er sprake is van een depot te kwader trouw. Wanneer dat het geval is, dient het merk van Eurotyre SA nietig verklaard te worden. Wanneer dat niet het geval is, kan Eurotyre SA zich op haar merkinschrijving van 4 augustus 1997 beroepen, zowel ter onderbouwing van haar reconventionele vorderingen als ter afwering van de vorderingen in conventie van Euro-Tyre BV.

4.16. Na bewijslevering zal [...] nader op deze onderwerpen worden ingegaan.'

In het dictum van het tussenarrest bepaalde het hof:

'laat Euro-Tyre BV toe te bewijzen feiten en omstandigheden waaruit kan worden afgeleid dat zich heeft voorgedaan hetgeen hiervoor in 4.15 met (I) is aangeduid dan wel hetgeen daarin met (II) is aangeduid'.

In zijn eindarrest heeft het hof vervolgens overwogen:

'7.2 Euro-Tyre heeft als getuige doen horen [getuige 1], die sinds 1991 een zelfstandig bandenbedrijf heeft en van 1994 tot 2005 betrokken is geweest bij de inkooporganisatie van Eurotyre SA (aanvankelijk Rainbow). Over onderdeel (I) van de bewijsopdracht kan hij niets verklaren. Over onderdeel (II) verklaart getuige [getuige 1] dat hij vanaf 1991 op de hoogte was van het bestaan van Euro-Tyre BV in Venlo en dat Euro-Tyre BV destijds in de branche algemeen bekend was. Volgens hem wist iedereen bij de Rainbow organisatie van het bestaan van Euro-Tyre BV af. Verder verklaart getuige [getuige 1] dat hij toen Rainbow Eurotyre ging heten de organisatie erop heeft gewezen dat er in Venlo een bedrijf was met die naam, maar dat het bestuur dat toen niet belangrijk genoeg vond. Hij heeft tijdens het getuigenverhoor een fax overhandigd die volgens hem op 23 juni 1997 door [betrokkene 1], die veldwerk deed voor de organisatie, is gezonden aan [betrokkene 2], in Nederland verantwoordelijk voor de organisatie, dan wel aan het hoofdkantoor. In deze fax wordt melding gemaakt van het gebruik van de naam Euro Tyre, sinds 10 tot 15 jaar, door een bandenfirma in Venlo.

7.3. Met betrekking tot onderdeel (I) heeft Euro-Tyre BV geen bewijs bijgebracht. Bij het laatstgehouden pleidooi heeft Euro-Tyre BV laten weten haar stelling op dit punt te laten varen, zodat deze geen verdere bespreking behoeft.

7.4 Met betrekking tot onderdeel (II) heeft [getuige 1] weliswaar verklaard dat volgens hem destijds Euro-Tyre BV in de branche algemeen bekend was, maar deze verklaring is te globaal om op zichzelf en zonder ondersteunend bewijs, dat geheel ontbreekt, toereikend bewijs op te leveren van de stelling die hier aan de orde is. Uit hetgeen deze getuige heeft verklaard is niet af te leiden dat in de drie jaar voorafgaande aan de merkinschrijving, derhalve in de periode 1994-1997, sprake was van een zodanige bekendheid van Euro-Tyre BV dat Eurotyre SA van het gebruik van het teken door Euro-Tyre BV behoorde te weten. Dit behoren veronderstelt een ruime mate van bekendheid die ook feitelijk aantoonbaar is. Daarvan nu ontbreekt voldoende bewijs, ook wanneer de afgelegde verklaring wordt bezien in samenhang met hetgeen Euro-Tyre BV in deze procedure naar voren heeft gebracht en aan producties in het geding heeft gebracht. Ook op dit onderdeel is Euro-Tyre BV er niet in geslaagd het gevraagde bewijs te leveren.

7.5 Euro-Tyre BV heeft aangeboden nader bewijs te leveren. Daarvoor ziet het hof geen enkele aanleiding. Euro-Tyre BV is in de gelegenheid gesteld haar stellingen te bewijzen en heeft van die gelegenheid ook gebruik gemaakt. Hetgeen zij in de loop van de procedure verder naar voren heeft gebracht, rechtvaardigt niet een heropening van het getuigenverhoor of een nadere bewijsopdracht met betrekking tot de gestelde kwade trouw aan de zijde van Eurotyre SA.

7.6 Euro-Tyre BV stelt zich op het standpunt dat uit de verklaring van [getuige 1] en de door hem overgelegde fax van 23 juni 1997 blijkt dat Eurotyre [SA] ten tijde van de merkinschrijving in 1997 wist van het gebruik van het teken door Euro-Tyre BV. [Eurotyre] SA maakt bezwaar tegen het toestaan van het alsnog inbrengen van een dergelijke nieuwe stelling. Voorts betwist Eurotyre SA de verzending, strekking, inhoud en status van de fax.

7.7 Deze laatste betwisting door Eurotyre SA treft doel. Het gaat hier om een tekst waarvan op basis van de thans voorhanden gegevens niet vast staat wanneer deze is opgesteld, dát deze op enig moment is verzonden, hoe en aan wie deze is verzonden, of en zo ja, wanneer deze is ontvangen. Volgens [getuige 1] heeft hij deze tekst ontvangen van een zekere [betrokkene 2], maar enige bevestiging van deze persoon of enige toelichting op de aard en betekenis ervan ontbreekt geheel. Ook met de producties die Euro-Tyre BV nog bij het laatstgehouden pleidooi heeft overgelegd wordt dit gebrek niet goedgemaakt.

7.8 Alles bij elkaar leidt dit ertoe dat aan dit stuk geen betekenis kan worden toegekend. Dat betekent dat het hof eraan voorbijgaat en dat Eurotyre SA verder geen belang heeft bij haar bezwaren tegen het inbrengen van het stuk en tegen het aanvoeren van de daarop gebaseerde stellingen door Euro-Tyre BV.

7.9 De consequentie hiervan is dat de vraag, of met betrekking tot de merkinschrijving van augustus 1997 door Arc en Ciel S.A. (thans Eurotyre S.A.) sprake is van een depot te kwader trouw, ontkennend beantwoord wordt. (...)'

4.20. Het onderdeel klaagt (in nr. 23) in de eerste plaats dat het hof bij de bespreking in rov. 7.6-7.8 van de subjectieve kwade trouw (dat Eurotyre SA wist van het voorgebruik van Euro-Tyre BV) wel heeft verwezen naar de betreffende stellingen van Euro-Tyre BV, maar die vervolgens niet heeft besproken, waardoor 's hofs oordeel op dit punt onvoldoende is gemotiveerd, althans onvoldoende duidelijk is waarom (in het licht van Euro-Tyre BV's stellingen) de passages in het proces-verbaal van [getuige 1] over het 'weten' van Eurotyre SA in dit kader geen bespreking behoeven.

4.21. Ik meen dat deze klacht terecht is voorgesteld. De omstandigheid dat het hof de getuigenverklaring van [getuige 1] in rov. 7.4 als te globaal had gediskwalificeerd in het kader van het bewijs met betrekking tot de geobjectiveerde kwade trouw (dat Eurotyre SA behoorde te weten) belette het hof niet de voorhanden getuigenverklaring te betrekken bij de vraag of sprake was van subjectieve kwade trouw (weten) aan de zijde van Eurotyre SA. Dit geldt te meer nu [getuige 1] de wel door het hof besproken fax van [betrokkene 1] tijdens het getuigenverhoor aan het hof heeft overhandigd teneinde deze aan het proces-verbaal van het getuigenverhoor te hechten. Het hof had de fax dan ook in samenhang met de getuigenverklaring van [getuige 1] (en de daarop betreffende stellingen van Euro-Tyre BV) in zijn beoordeling omtrent de subjectieve kwade trouw moeten betrekken.

4.22.1. Hieraan kan m.i. (anders dan Eurotyre SA in haar schriftelijke toelichting onder 5.6 suggereert) niet afdoen 's hofs rov. 7.3 (waartegen in cassatie geen klacht is gericht), inhoudend dat Euro-Tyre BV bij het laatstgehouden pleidooi heeft laten weten haar stelling ten aanzien van onderdeel (I) van de bewijsopdracht ('een bespreking begin 1997 tussen haar en geïntimeerde sub 3, waardoor Eurotyre SA vóór de inschrijving wist van het gebruik door Euro-Tyre BV') 'te laten varen, zodat deze geen verdere bespreking behoeft'. Ook al moge Euro-Tyre BV dat specifieke onderdeel van haar bewijsopdracht hebben 'laten varen', daarmee is niet gezegd dat zij haar stellingen en bewijsmateriaal ten aanzien van (objectieve én subjectieve) kwade trouw aan de zijde van Eurotyre SA overigens heeft prijsgegeven. Zij kon de subjectieve kwade trouw nog steeds aantonen anders dan door de gestelde bespreking in 1997. Dit klemt te meer in het licht van 's hofs overweging 4.16 in verbinding met rov. 4.15, tweede alinea (van het tussenarrest).

4.22.2. Aan hetgeen ik in nr. 4.21 heb opgemerkt, kan m.i. (dus) ook niet afdoen de opmerking van Eurotyre SA in haar schriftelijke toelichting, nr. 5.8, dat Euro-Tyre BV diende te bewijzen dat Eurotyre SA in de periode van drie jaar voorafgaand aan haar merkinschrijving behoorde te weten van het gebruik van het teken door Euro-Tyre BV en dat de aan Euro-Tyre BV verstrekte bewijsopdracht aldus beperkt was tot de objectieve kwade trouw. Een zodanige beperking valt in de door het hof gegeven bewijsopdracht niet te lezen. Daar komt nog bij dat het hof Eurotyre SA's desbetreffende stelling heeft gepasseerd door in rov. 7.7 het in rov. 7.6 genoemde verweer tegen de fax te bespreken en het eerstgenoemde bezwaar tegen het aanvoeren van een nieuwe stelling wegens gebrek aan belang (zie rov. 7.8), onbehandeld te laten.

4.23.1. Vervolgens richt onderdeel II motiveringsklachten tegen de bespreking van de fax van [betrokkene 1] in rov. 7.7. Het onderdeel betoogt dat, anders dan het hof heeft geoordeeld, uit de inhoud van de fax wel degelijk blijkt wanneer deze is opgesteld (nr. 26), dat de fax is verzonden, en wanneer en hoe deze is ontvangen (nr. 27), en aan wie de fax is verzonden (nr. 28). Door wie de fax is ontvangen, is volgens het onderdeel overigens niet relevant, nu vaststaat dat de fax is verzonden door [betrokkene 1], die binnen de organisatie van Eurotyre SA werkzaam was, waaruit aldus blijkt dat men binnen de organisatie van Eurotyre SA weet had van het bestaan van de onderneming van Euro-Tyre BV (nr. 29). 's Hofs oordeel dat niet duidelijk is van wie [getuige 1] de fax heeft ontvangen, is evenzeer onbegrijpelijk, nu [getuige 1] hieromtrent heeft verklaard en niet valt in te zien waarom aan die verklaring voorbijgegaan of getwijfeld zou moeten worden. Ook voor zover Euro-Tyre BV onvoldoende informatie over [betrokkene 2] heeft verstrekt, is 's hofs oordeel onvoldoende gemotiveerd en onbegrijpelijk in het licht van Euro-Tyre BV's stellingen, ondersteund door producties (eveneens nr. 29).

4.23.2. Deze klachten acht ik deels wél en deels niét gegrond. Per saldo blijft er m.i. voldoende over om tot vernietiging van 's hofs arrest aanleiding te geven. Ik licht dit als volgt toe.

4.23.3. Tijdstip opstelling. Op zichzelf volgt uit de fax inderdaad niet wanneer deze precies is opgesteld(28), maar zoals het onderdeel terecht aangeeft, volgt daaruit wél in welk - relevant (zie hierna nr. 4.23.4) - tijdvak dit is gebeurd.

4.23.4. Nu het er om gaat of Eurotyre SA ten tijde van haar merkinschrijving op 4 augustus 1997 te goeder trouw was, is van belang of Eurotyre SA in de periode van drie jaar daaraan voorafgaand wist, althans behoorde te weten van het gebruik van het overeenstemmende teken door Euro-Tyre BV. Zowel de inhoud van de fax ('Zoals besproken op 10 Juni in [plaats]', waarbij het klaarblijkelijk om 10 juni 1997 gaat) als de verzenddatum in de kopregel van de fax (23/06 '97 18:00) wijzen er op dat de fax is opgesteld in de relevante periode.

4.23.6. Verzending; faxkopregel. Hieraan doet m.i. niet af dat uit de faxkopregel niet blijkt of de fax ook op 23 juni 1997 inderdaad verzonden is (en aan wie).

4.23.6.3. Maar, zoals boven gezegd, het ontbreken van een aan de faxkopregel te ontlenen bewijs van verzending, staat niet in de weg aan een daaraan te ontlenen bewijs van opstelling van de fax tussen 10 en 23 juni 1997. Zelfs al zou - zoals de s.t. namens Euro-Tyre SA in nr. 5.18 suggereert - de kopregel (ook kunnen) duiden op het maken van (slechts) een fotokopie in het faxapparaat, dan wordt daarmee niet minder de opstelling tussen 10 en 23 juni 1997 bevestigd.

4.23.8. Wetenschap bij [betrokkene 1]; wetenschap bij anderen blijkens de fax van [betrokkene 1]. Tegen de achtergrond van het voorgaande klaagt het onderdeel, eveneens terecht, over onbegrijpelijkheid van 's hofs oordeel voor zover het (doorslaggevend) gewicht heeft toegekend aan (onduidelijkheid omtrent) de vraag door wie de fax is ontvangen, nu - aldus het onderdeel - vaststaat dat de fax is verzonden door [betrokkene 1], die binnen de organisatie van Eurotyre SA werkzaam was, waaruit aldus blijkt dat men binnen de organisatie van Eurotyre SA weet had van het bestaan van de onderneming van Euro-Tyre BV (nr. 29). Dat moet in elk geval voor [betrokkene 1] zelf gelden, maar - tenzij aan de woorden van [betrokkene 1] geen geloof gehecht wordt, waaromtrent het hof evenwel niets overweegt - ook voor anderen binnen de onderneming van Eurotyre SA, nu de fax van [betrokkene 1] verwijst naar de bespreking te [plaats] d.d. 10 juni 1997, waar het bestaan van Euro-Tyre BV is besproken, waarmee het ervoor moet worden gehouden dat de bespreking heeft plaatsgevonden in het hoofdkantoor van Eurotyre Benelux NV en de overgelegde fax van [betrokkene 1] concreet bewijs oplevert voor de kwade trouw van Eurotyre SA (nr. 30).

4.24. De waardering van het voorhanden bewijsmateriaal mag dan aan het hof als feitenrechter zijn overgelaten, uit het vorenstaande volgt dat het terzijde leggen van de fax de begrijpelijkheidstoets niet kan doorstaan. Het hof heeft aan 'formaliteiten' rond de verzending van de fax doorslaggevend gewicht toegekend zonder acht te slaan op het tijdstip van opstelling en de inhoud van de fax en is voorts voorbijgaan aan de (waardering van de) verklaring van de getuige [getuige 1] op dit punt, alsmede aan zijn verklaring dat hij de organisatie op het bestaan van Euro-Tyre BV heeft gewezen. Daarmee slaagt naar mijn mening dus ook de motiveringsklacht tegen de slotsom van het hof in rov. 7.8, dat de fax onvoldoende bewijs oplevert voor de subjectieve kwade trouw van Eurotyre SA, nu in fax zelf is vermeld dat het bestaan van Euro-Tyre BV is besproken 'in [plaats]'.

4.25. Een vraag is dan nog wel of de wetenschap van de hierboven bedoelde betrokkenen, blijkend uit de fax, aan Eurotyre SA kan worden toegerekend. Eurotyre SA heeft die vraag ontkennend beantwoord (zie haar antwoordmemorie na enquête, nrs. 2.3-2.5), maar het hof is door het terzijde leggen van de fax niet meer aan de bespreking van dat verweer toegekomen. Dit punt kan dus na verwijzing nog aan de orde komen.

4.26. Naast de motiveringsklachten tegen het ontbreken van bewijs van de subjectieve kwade trouw richt onderdeel II (in nr. 32 e.v.) voorts klachten tegen 's hofs oordeel in rov. 7.4 dat Euro-Tyre BV ook geen bewijs heeft geleverd van de geobjectiveerde kwade trouw aan de zijde van Eurotyre SA. In nr. 33 klaagt het onderdeel dat het oordeel van het hof in rov. 7.4 in het licht van de getuigenverklaring van [getuige 1], de na het getuigenverhoor door Euro-Tyre BV genomen memorie na enquête en het overigens door Euro-Tyre BV overgelegde feitelijke bewijsmateriaal, onbegrijpelijk is, mede gezien de overweging van het hof dat 'behoren te weten' 'een ruime mate van bekendheid' veronderstelt die 'feitelijk aantoonbaar' is. Dit klemt volgens het onderdeel in nr. 35 te meer, nu het hof de getuigenverklaring van [getuige 1] onder meer terzijde legt wegens het ontbreken van ondersteunend bewijs, terwijl dat gevonden kan worden in de stellingen van Euro-Tyre BV en de door [getuige 1] overgelegde fax.

4.27. Ik meen dat ook deze klacht slaagt. In het licht van de in het onderdeel vermelde, door Euro-Tyre BV aangedragen verdere bewijsmateriaal, met name de in nr. 34 onder (iv), (v) en (vi) vermelde producties, is inderdaad onbegrijpelijk dat het hof in rov. 7.4, wegens het 'geheel' ontbreken van 'ondersteunend bewijs' de verklaring van [getuige 1] ongenoegzaam heeft geacht om tot bewijs te dienen ten aanzien van een zodanige mate van (algemene c.q. branche-)bekendheid(30) van het gebruik van de naam Euro-Tyre BV, dat daarmee geobjectiveerde kwade trouw bewezen zou kunnen worden.

'4.17 Volgens Eurotyre BV heeft Eurotyre SA door de inbreuk op het handelsnaamrecht en het merkrecht van Euro-Tyre BV jegens haar onrechtmatig gehandeld en heeft zij daardoor schade geleden. Eurotyre SA betwist een en ander. Op deze onderwerpen komt het hof in een later stadium terug.'

(...)

'7.10 (...) De onderdelen a. b. en h.(31) zijn gebaseerd op de stelling dat aan Euro-Tyre BV een ouder merkrecht toekomt. Die stelling heeft geen stand gehouden, zodat deze onderdelen om die reden worden afgewezen. Onderdeel c. betreft het gebruik van de handelsnamen 'Eurotyre' en 'Eurotyre Group' door Eurotyre SA. Door Eurotyre SA is het verweer gevoerd dat zij in Nederland deze handelsnamen niet voert. Daartegenover zijn door Euro-Tyre BV onvoldoende concrete feiten en omstandigheden naar voren gebracht om haar stelling op dit punt te onderbouwen, in die zin dat naast merkgebruik door Eurotyre SA tevens sprake is van gebruik als handelsnaam. Dat betekent dat onderdeel c. als onvoldoende gemotiveerd wordt afgewezen. Daarmee is ook voor het overige de grondslag aan de vorderingen van Euro-Tyre BV komen te ontvallen, zodat ook de onderdelen d., e. en f. worden afgewezen.'

4.29. Het onderdeel klaagt dat het hof, door geen gevolg te hebben gegeven aan zijn toezegging in rov. 4.17, voorbij is gegaan aan een essentiële stelling van Euro-Tyre BV alsook aan een deel van het gevorderde (nr. 37). Voor zover het hof heeft geoordeeld dat het niet slagen van de gevorderde verboden op merkinbreuk en handelsnaaminbreuk meebrengt dat ook de op onrechtmatige daad gebaseerde vordering onder d. dient te worden afgewezen, is dit oordeel onbegrijpelijk, omdat naast een verbod op basis van merkrechten of handelsnamen ook een verbod op basis van onrechtmatige daad kan worden toegewezen, en omdat Euro-Tyre BV het beroep op onrechtmatige daad uitdrukkelijk subsidiair heeft gedaan (nr. 38). Voor zover het hof heeft geoordeeld dat geen sprake is van een onrechtmatige daad, klaagt het onderdeel dat 's hofs oordeel onvoldoende gemotiveerd is, te meer waar het hof geheel voorbij gaat aan het door Euro-Tyre BV overgelegde bewijs voor verwarring en andere in nr. 39 van de cassatiedagvaarding genoemde omstandigheden die haar op onrechtmatige daad gebaseerde vordering ondersteunen.

4.30.1. Tussen partijen staat niet ter discussie(32) dat de gebruiker van een oudere handelsnaam het gebruik van een jonger, overeenstemmend merk, dat verwarring veroorzaakt, met een actie uit onrechtmatige daad kan doen verbieden. Artikel 6:162 BW biedt een aanvullende bescherming wanneer niet uit hoofde van de BMW of de Handelsnaamwet (HNW) tegen verwarringwekkend merk- of handelsnaamgebruik kan worden opgekomen.(33)

4.30.2. In het oog moet worden gehouden dat de houder van een ouder merkrecht ruime mogelijkheden heeft om op basis van art. 13 BMW (thans: art. 2.20 BVIE) het gebruik door een ander van overeenstemmende tekens te doen verbieden: zo kan op deze bepaling niet alleen een verbod op het gebruik van een verwarringwekkend overeenstemmend jonger merk, maar ook een verbod op het gebruik van een verwarringwekkend overeenstemmende jongere handelsnaam gebaseerd worden.

4.30.3. In het oog moet voorts worden gehouden dat de bescherming van de (oudere) handelsnaam ingevolge art. 5 HNW (uit 1921) veel beperkter is: zij is beperkt tot het doen verbieden van gebruik van een verwarringwekkende jongere handelsnaam. De HNW voorziet dus niet in bescherming tegen het gebruik van andere (jongere) verwarringwekkende tekens, waaronder - met name - merken. In die leemte voorziet art. 6:162 BW (vgl. nr. 4.30.1).

4.32.1. Onderdeel III slaagt. Het hof heeft (i) de mede op art. 6:162 BW gebaseerde grondslag 'oudere handelsnaam / jonger merk' ten onrechte over het hoofd gezien; of het hof is, indien dat niet het geval is, maar hij deze grondslag 'per se' rechtens ondeugdelijk heeft geacht, (ii) uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting; of het hof heeft - indien ook dat niet het geval is, (iii) een onvoldoende gemotiveerde beslissing gegeven, door geen oordeel te geven over de gestelde onrechtmatigheid van het gestelde verwarringwekkend gebruik door Eurotyre SA van EUROTYRE als (dienst-)merk.

'7.10 (...) Onderdeel c. betreft het gebruik van de handelsnamen "Eurotyre" en "Eurotyre Group" door Eurotyre SA. Door Eurotyre SA is het verweer gevoerd dat zij in Nederland deze handelsnamen niet voert. Daartegenover zijn door Euro-Tyre BV onvoldoende concrete feiten en omstandigheden naar voren gebracht om haar stelling op dit punt te onderbouwen, in die zin dat naast merkgebruik door Eurotyre SA tevens sprake is van gebruik als handelsnaam. Dat betekent dat onderdeel c. als onvoldoende gemotiveerd wordt afgewezen (...).'

4.34. Geklaagd wordt dat 's hofs oordeel dat Eurotyre SA haar handelsnaam niet in Nederland heeft gebruikt, in het licht van de stellingen van partijen en de overgelegde bewijsstukken onbegrijpelijk is, althans dat onvoldoende gemotiveerd is waarom het door Euro-Tyre BV overgelegde bewijsmateriaal 'onvoldoende concreet' zou zijn om het handelsnaamgebruik van Eurotyre SA in Nederland te onderbouwen (nrs. 42-43). Voorts klaagt het onderdeel dat het arrest van het hof ook onbegrijpelijk is, waar het hof impliciet als feit heeft vastgesteld dat Eurotyre SA ook in Nederland de handelsnaam 'Eurotyre' gebruikt voor haar franchisenemers (nr. 44).

4.38. Gelet op dit door partijen overgelegde bewijsmateriaal is 's hofs bestreden oordeel, als gezegd, niet onbegrijpelijk. Met de hier genoemde producties heeft Euro-Tyre BV immers tegenover de stelling van Eurotyre SA dat zij de betreffende handelsnamen niet in Nederland voert, maar dat in Nederland slechts sprake is van merkgebruik, niet concreet aangetoond dat naast dat merkgebruik door Eurotyre SA tevens sprake is van gebruik als handelsnaam.(41)

'7.11 De vorderingen van Eurotyre SA zijn in het tussenarrest onder 4.5 weergegeven. Onderdeel 1 betreft een uitgewerkt verbod op merkinbreuk en is gelet op het thans vaststaande oudere merkrecht van Eurotyre SA toewijsbaar, met uitzondering van de beperking van de uitzondering voor het handelsnaamgebruik tot de regio Venlo, de hoogte van de dwangsom en de ingangsdatum van het verbod.

7.12 In het gevorderde verbod is, terecht, rekening gehouden met het oudere handelsnaamgebruik van Euro-Tyre BV voor haar vestiging in Venlo, maar de beperking tot de regio Venlo gaat te ver. Door Euro-Tyre BV is bij het eerste pleidooi in hoger beroep voldoende aannemelijk gemaakt dat zij ten tijde van de merkinschrijving door Eurotyre SA haar handelsnaam niet alleen in de regio Venlo gebruikte maar in heel Nederland, vanuit de vestiging te Venlo. De gegevens die in dit verband door Euro-Tyre BV bij haar memorie van grieven en bij gelegenheid van dit pleidooi zijn verstrekt, zijn hiervoor toereikend. De betwisting van Eurotyre SA daarvan acht het hof onvoldoende. Het verbod geldt derhalve niet het gebruik van de handelsnaam Euro-Tyre voor de reeds bestaande vestiging in Venlo binnen Nederland.

(...)

gebiedt Euro-Tyre BV om uiterlijk drie maanden na betekening van dit arrest iedere inbreuk op merkrechten van Eurotyre SA te staken en gestaakt te houden in het bijzonder het gebruik van de namen 'Euro-tyre' en 'Eurotyre' als handelsnaam en domeinnaam, met uitzondering van het gebruik van de handelsnaam 'Euro-tyre' voor de reeds bestaande vestiging in Venlo binnen Nederland, alsmede te staken en gestaakt te houden het gebruik van de domeinnamen www.euro-tyre.com en www.euro-tyre.nl inclusief het gebruik van iedere andere (domein)naam met daarin de naam 'Euro-tyre' of 'Eurotyre' direct dan wel door middel van een op enigerlei wijze aan haar verbonden (rechts)persoon, (...)'

4.40. Het onderdeel bevat in de eerste plaats de klacht dat de uitzondering die in het verbod is gemaakt voor gebruik van de handelsnaam slechts geldt voor het Nederlandse grondgebied, en - gelet op de stellingen en overgelegde producties van Euro-Tyre BV - zonder enige motivering zich niet ook uitstrekt tot België en/of Luxemburg. Voor zover het hof heeft geoordeeld dat de rechten van plaatselijke betekenis op basis van de Handelsnaamwet slechts worden gerespecteerd in Nederland en dat in België en/of Luxemburg de oudere (handelsnaam)rechten van Euro-Tyre BV niet erkend zouden worden, is het oordeel van het hof onjuist dan wel onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd (nrs. 47-50).

4.43. Onderdeel V klaagt in de tweede plaats dat het hof voorbij is gegaan aan de geldige reden(en) die Euro-Tyre BV krachtens art. 13,A lid 1 onder d BMW heeft voor gebruik van het teken, en dat voor zover geoordeeld is dat het eerdere gebruik van de handelsnaam door Euro-Tyre BV geen geldige reden oplevert, dit oordeel onjuist en niet voldoende gemotiveerd en onbegrijpelijk is (nr. 51). Indien het hof geoordeeld heeft dat wel sprake is van een geldige reden, maar dat deze zich slechts uitstrekt tot het Nederlandse grondgebied, is dat oordeel onjuist en/of ontoereikend gemotiveerd, omdat het hof niet heeft toegelicht waarom in België en/of Luxemburg die geldige reden niet zou bestaan, te meer nu het hof zich over het gebruik van het teken 'Euro-Tyre' door Euro-Tyre BV als handelsnaam in die landen niet heeft uitgelaten (nr. 52).

4.44. De in nr. 51 verwoorde klacht faalt m.i. reeds bij gebrek aan belang, nu die klacht (gelet op nr. 52) klaarblijkelijk betrekking heeft op het gebruik van Euro-Tyre BV's handelsnaam in Nederland, en nu het hof van het verbod juist dit handelsnaamgebruik in Nederland heeft uitgezonderd, waarbij niet van belang is of dat geschied is via de uitzondering voor een ouder recht van plaatselijke betekenis van art. 13A, lid 8, of via de uitzondering voor de 'geldige reden' van art. 13A, lid 1, onder d BMW(46).

4.47. Aangenomen kan worden dat het gebruik van een teken in een domeinnaam als handelsnaamgebruik geldt, zeker wanneer onder die domeinnaam een website actief is en de als handelsnaam gebruikte domeinnaam overeenstemt met de handelsnaam die ook buiten het internet wordt gebruikt om zich bij het publiek te presenteren.(48) Nu het hof heeft aangenomen dat Euro-Tyre BV haar handelsnaam in heel Nederland gebruikt, terwijl (uit het gevorderde verbod) duidelijk is dat zij deze ook gebruikt in enkele domeinnamen, waarmee zij zich via het internet tot Nederlandse afnemers richt, valt daarmee inderdaad niet, althans niet zonder nadere motivering die ontbreekt, te rijmen dat Euro-Tyre BV wel haar handelsnaam in Nederland mag blijven gebruiken, maar hetzelfde gebruik in de domeinnamen (en de onderliggende websites) moet staken. De hierop gerichte klachten van het onderdeel slagen, zonder dat zij verdere bespreking behoeven.

5. Proceskosten in cassatie

5.1. Euro-Tyre BV vordert in de cassatiedagvaarding een vergoeding in de proceskosten in cassatie op de voet van (het nieuwe) art. 1019h Rv.

5.2. Volgens Eurotyre SA is het onduidelijk of art. 1019h Rv van toepassing is in cassatie. De s.t. namens Eurotyre SA (onder 9.2) verwijst naar de conclusie van ondergetekende voor HR 30 mei 2008, nr. C07/132HR ([...]/Nieuw Amsterdam c.s.)(49). Eurotyre SA refereert zich ten deze aan het oordeel van uw Raad.

5.3. Onder 9.3 van de s.t. laat Eurotyre SA weten dat voor zover uw Raad van oordeel is dat art. 1019h van toepassing is op de onderhavige cassatieprocedure, partijen overeengekomen zijn dat € 20.000 een redelijke vergoeding (in de zin van art. 1019h Rv) is voor de door partijen in cassatie gemaakte proceskosten in cassatie; zo ook de s.t. namens Euro-Tyre BV.

5.4. In de zaak [...]/Nieuw Amsterdam c.s. heeft de Hoge Raad de vraag van de toepasselijkheid van art. 1019h in die cassatieprocedure niet beantwoord, nu naar zijn oordeel 'partijen overeenstemming hebben bereikt over de terzake [van de proceskosten] toe te schatten kosten' (€ 20.000 respectievelijk € 5.000 voor salaris). De Hoge Raad heeft dienovereenkomstig beslist (rov. 6 en dictum).

5.5. Zoals in nrs. 5.2 en 5.3 bleek, is in de nu voorliggende zaak van een zodanige overeenstemming geen sprake. Eurotyre SA is akkoord met € 20.000, voor zover uw Raad van oordeel is dat art. 1019h Rv van toepassing is op de onderhavige cassatieprocedure, ten aanzien van welke vraag Eurotyre SA zich aan het oordeel van uw Raad refereert.

5.7. Onder verwijzing naar mijn conclusie in de zaak [...]/Nieuw Amsterdam c.s. meen ik dus andermaal dat het in de rede ligt dat de Hoge Raad over de kwestie van de proceskosten in cassatie prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen stelt. In het kader van deze prejudiciële vraagstelling ware aan het Hof van Justitie óók te vragen om te bepalen of kosten, gevallen op de behandeling bij dat Hof (wel, of niet, of onder omstandigheden) overeenkomstig art. 14 van Richtlijn 2004/48/EG dienen te worden begroot.

5.8. Naar mijn mening behoeft het reserveren van de beslissing over proceskosten in cassatie hangende de prejudiciële vraagstelling daarover aan het Hof van Justitie, geen gevolg te hebben voor daaraan voorafgaande beslissingen omtrent het cassatieberoep voor het overige.

6. Conclusie

Mijn conclusie strekt tot vernietiging en verwijzing naar een aangrenzend hof, alsmede tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen ten aanzien van de kostenveroordeling in cassatie en de begroting van kosten vallende op de behandeling bij dat Hof.

A-G i.b.d.